О некоторых вопросах аннулирования неиспользуемого товарного знака

Предприниматели могут зарегистрировать практически любое обозначение как товарный знак. Например, владелец бургерной может зарегистрировать как товарный знак название кафе, слоган, логотип, название фирменного бургера, этикетки и упаковки.

Когда предприниматели выбирают обозначения для бизнеса, закон предполагает, что они сами разберутся, не нарушает ли их название чужие права.

Но бывает так, что предприниматели запускают бизнес, а про товарные знаки забывают: не проверяют свои обозначения и не регистрируют их. Потом выясняется, что эти обозначения уже давно зарегистрированы другими людьми.

О том, что предприниматель оказался нарушителем, он узнает уже из досудебной претензии.

В статье рассказываем, как реагировать на претензию и что бывает за нарушение товарного знака помимо штрафов. А еще приводим примеры нарушений прав на товарный знак и судебных споров.

Что такое незаконное использование товарного знака

Без разрешения правообладателя товарного знака другие предприниматели и компании не могут использовать такие же или похожие обозначения. Это касается товаров и услуг, которые однородны товарному знаку.

К примеру, одна бургерная зарегистрировала товарный знак на гамбургер — «Крабс Бургер». Другое кафе потом использовало такое же название, только транслитом — Crabs Burger. Владелец может отправить претензию о неправомерном использовании товарного знака. Если дело дойдет до суда, скорее всего, название транслитом признают нарушением. Как всегда, здесь есть нюансы. Если название полностью копирует чужой товарный знак, но при этом услуги и товары из разных сфер, нарушения нет. Допустим, есть бургерная «Крабс», а вы собираетесь открыть магазин с товарами для дома «Крабс». Эти товары и услуги неоднородны, значит, нарушения нет.

Отвечать за незаконное использование нарушитель тоже будет по закону: если нарушение подтвердится, суд может заставить заплатить компенсацию правообладателю — до 5 млн рублей. Или назначить административный штраф и даже уголовный срок. Даже если нарушитель не знал о чужой регистрации и взял название случайно, ответственности не избежать.

Ситуация. Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» подало в суд на индивидуального предпринимателя. Представители компании провели контрольную закупку в магазине бизнесмена — оказалось, что он продает игрушки с персонажами, которые зарегистрированы как товарные знаки «Сети телевизионных станций».

Ошибки. До того как пойти в суд, компания прислала предпринимателю претензию. В ней потребовала прекратить продажу игрушек и выплатить компенсацию. Нарушитель проигнорировал претензию. Даже если до этого он не знал, что нарушает чьи-то права, то после получения претензии он не придал этому значения.

Решение. С предпринимателя взыскали компенсации за каждый товарный знак, который он незаконно использовал. Плюс компенсация владельцу судебных расходов — всего вышло 73 594 ₽.

Решение по делу № А33-28753/2020 от 17.02.2021

Что будет, если нарушить чужие права

Вот какие есть виды ответственности для тех, кто использует чужой товарный знак.

Гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации.

К примеру, предприниматель взял чужое название: зарегистрировал домен, заказал брендинг и рекламные вывески и начал использовать обозначение в бизнесе без разрешения правообладателя.

Это нарушение исключительного права, за него грозит гражданско-правовая ответственность — выплата компенсации правообладателю от 10 000 до 5 000 000 ₽.

Может, даже больше: двукратный размер от стоимости контрафактного товара или стоимости права. Например, если компания продает франшизу за 3 млн, а кто-то использует название без спроса, компенсация может быть 6 млн.

Административная ответственность. Если владелец товарного знака подаст жалобу в ФАС, нарушителя может ждать административная ответственность — штраф за нарушение антимонопольного законодательства. Такое бывает, если чужое название используется в рекламе. ФАС может оштрафовать компанию на сумму от 2000 до 500 000 ₽.

Уголовная ответственность — лишение свободы. Если сумма ущерба крупная, это может стать уголовным преступлением. На нарушителя могут подать заявление в полицию, которая запустит проверку. Если подтвердится крупный ущерб, нарушителю грозит до пяти лет принудительных работ или до шести лет лишения свободы.

Ущерб для бизнеса. Кроме штрафов и ответственности по закону, еще есть риски для бизнеса.

Допустим, предприниматель открыл пиццерию под чужим названием и в одной концепции оформил коробки для пиццы, сайт, баннеры, маркировку на салфетках.

Если выяснится, что он нарушает чужие права, пиццерию придется переименовать и провести полный ребрендинг.

А еще — донести до покупателей, что компания теперь работает под новым названием и выглядит по-другому, и обосновать это. На это уйдет немало денег, да и репутация пострадает.

Ситуация. ЗАО «Мясная галерея» пожаловалась на пиццерию Testo. Они продавали пиццу под названием «Горячая штучка», а еще рекламировали доставку этой пиццы у себя на сайте.

«Горячая штучка» — это зарегистрированный товарный знак на готовые блюда вроде пельменей и чебуреков. Он принадлежит «Мясной галерее» и известен в России среди покупателей.

Ошибки. Перед тем как пойти в суд, «Мясная галерея» прислала претензию компании, которая владеет пиццерией, — ООО «Хуторок». Претензию проигнорировали.

Результат. Суд удовлетворил иск. ООО «Хуторок» обязали выплатить компенсацию 315 000 ₽, включая судебные издержки, прекратить продавать пиццу с чужим названием и удалить любые ее упоминания с сайта.

Решение по делу № А78-2099/21 от 19.05.2021

Что делать, если пришла претензия о нарушении прав на товарный знак

Если вам пришла претензия о нарушении прав, не стоит ее игнорировать. На практике отправитель почти всегда после отправки претензии готов идти в суд. Поэтому не надо рассчитывать, что о проблеме забудут, лучше сразу обратиться к профильному юристу.

Перед звонком к юристу можно самому проверить, что претензия реальная и имеет смысл. Для этого найдите отправителя и проверьте, зарегистрирован ли на него такой товарный знак. Если все действительно так, как в письме, стоит попытаться вступить в переговоры и снизить размер компенсации.

О некоторых вопросах аннулирования неиспользуемого товарного знака

Проверить доверенность отправителя

Владелец товарного знака может составить претензию сам, но чаще этим занимаются его юристы. Чтобы юрист имел такие полномочия, на него оформляют доверенность. Это документ, в котором заверено, что владелец знака назначает юриста своим представителем и разрешает ему представлять свои интересы от его лица.

Если претензия о нарушении прав на товарный знак пришла от юриста, к документу должна быть приложена копия доверенности. Изучите копию и проверьте данные доверенности — нужно убедиться, что она подлинная.

Для проверки есть специальный сервис Федеральной нотариальной палаты.

Он бесплатный: заходите на сайт, вводите номер доверенности, дату оформления и имя нотариуса, нажимаете на кнопку и проверяете, не липовый ли документ.

О некоторых вопросах аннулирования неиспользуемого товарного знака Нужно перепроверить, правильно ли введены данные. Если все ввели верно, но сервис ничего не находит — доверенность ненастоящая

Претензию присылают одним из двух способов: заказным письмом с описью вложения на юридический адрес фирмы или по электронной почте. Это нужно, чтобы потом идти в суд. По правилам к письму должна быть приложена доверенность.

Если доверенности нет или ее не показали, это не значит, что претензии можно не придавать значение и продолжить нарушать. Обратите внимание, что указано в претензии, и уточните, на каком основании юрист вам пишет.

Доверенность могут и не приложить, но это не помешает правообладателю пойти дальше и подать на вас в суд.

Найти товарный знак в базе Роспатента

Дальше нужно посмотреть подробности о товарном знаке: действителен ли он, на какие товары и услуги зарегистрирован. Для этого найдите номер товарного знака в претензии, откройте сайт Росреестра и впишите его в форму.

О некоторых вопросах аннулирования неиспользуемого товарного знака Введите номер регистрации товарного знака, и в отдельной вкладке браузера откроется свидетельство о регистрации

Проверьте несколько вещей.

Действует ли знак сейчас. Если он истек, нарушения нет. Товарный знак регистрируется на 10 лет, и иногда правообладатель забывает его продлить. Получается, что претензию отправили, не разобравшись в деле.

На какие товары и услуги распространяется. Нужно сравнить товар, на который действует товарный знак, с тем, что продает нарушитель. Бывает, что товарный знак действует на одни товары, а претензию предъявляют на другие. В таком случае нарушения тоже, скорее всего, нет. Товарный знак действует только на конкретные товары и услуги, которые там указаны, или на однородные им.

Кто правообладатель. Бывает, что компания передала права на знак другому бизнесу, а в реестр это не внесла.

Если новый правообладатель заявит о претензии, он не сможет защищать себя в суде — пока что эти права ему не принадлежат.

Понятно, что правообладатели могут быстро заключить договор отчуждения и перенести товарный знак на эту компанию или договориться и переслать претензию от первого владельца. Но все равно лучше проверить.

О некоторых вопросах аннулирования неиспользуемого товарного знака Когда все проверите сами, нужно обратиться к юристу, чтобы он изучил материалы и рассказал, что будет дальше.

Обратиться к юристу

Юрист будет разбираться в том, что мы описали выше, только уже с точки зрения профильных знаний. Он изучит, есть ли основания, чтобы оспорить саму регистрацию товарного знака. На результатах проверки он в итоге и будет выстраивать вашу защиту.

Выяснит, почему компания, которая получила претензию, вообще решила использовать это название. Может оказаться, что обозначения — это зарегистрированное фирменное наименование юрлица в ЕГРЮЛ: вдруг «нарушитель» зарегистрировал название раньше, чем предъявитель претензии — товарный знак.

Тогда можно пойти в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку. Если доводы подтвердятся, Палата прекратит действие товарного знака в отношении определенных товаров и услуг, и защищать будет нечего.

Иногда бывает так, что у компании еще до регистрации чужого товарного знака появилось право на коммерческое обозначение: фирма использовала название настолько долго и интенсивно, что оно стало известно потребителям. Это придется доказать: например, предъявить договоры с поставщиками, арендодателями и рекламодателями. Тогда чужой товарный знак могут аннулировать.

Проблема в том, что известность бренда — слабый довод, потому что это более субъективное понятие, чем зарегистрированный товарный знак. Это тяжело доказывать, но иногда попытаться все же стоит.

Проверит сходство обозначений, которое использует компания: товара с товарным знаком. Может оказаться так, что эти обозначения между собой не сходны: правообладатель зарегистрировал одно название, а название «нарушителя» другое или сильно отличается. Тогда защита будет строиться на этом.

Попробует найти другие основания для аннулирования товарного знака. Если на товарном знаке или в его составе есть элемент, который может ввести в заблуждение, его не должны зарегистрировать. Роспатент может сделать это по ошибке, и тогда регистрацию можно оспорить.

Иногда Роспатент регистрирует обозначение, которого пока нет в словарях, но оно уже используется разными предпринимателями для обозначения вида новых товаров. Закон предусматривает несколько оснований для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака, и если юрист найдет хотя бы одно, он может обратиться в Палату по патентным спорам с возражением против регистрации.

Ситуация. Владелица магазина автозапчастей «Европеец» обратилась в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку «Автоевропеец».

Она ссылалась на известность названия, а для доказательства хватило наружной рекламы, баннеров и листовок, накладных на товар.

Товарный знак аннулировали, но на этом дело не закончилось: бывшая владелица товарного знака пошла в интеллектуальный суд оспаривать возражение.

Ошибки. Аргумент владелицы товарного знака был в том, что у предпринимательницы из магазина запчастей нет исключительного права на коммерческое обозначение: известность — это одно, а сертифицированное право — другое. Суд согласился с этим и признал названия сходными до степени смешения.

Решение. Суд по интеллектуальным правам признал решение Роспатента недействительным и восстановил товарный знак. Дело вернулось к начальной точке.

Решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-81/2017 от 23.05.2017

Попытаться снизить размер компенсации

Юрист построит стратегию дальнейшего спора. Если нарушение действительно есть, задача юриста — снизить компенсацию.

Например, в претензии требуют 3 млн за использование чужого товарного знака на сайте. Вообще за такое нарушение можно требовать от 10 000 ₽ до 5 млн. Какую компенсацию назначить — решает суд. Он изучает материалы дела и назначает ту сумму, которая кажется соразмерной. Часто размер компенсации удается снизить. Еще бывает так. В претензии компания требует определенную сумму: «Заплатите 300 000, иначе через месяц пойдем в суд и взыщем 3 млн». Это неправильно, и если правообладатель так сделает, судья задаст логичный вопрос: «А что изменилось в нарушении и какой вред нанесли вам за этот месяц, что сумма ущерба выросла в 10 раз?» В претензии должны требовать только ту сумму, которую запросят и в суде.

Читайте также:  Кто заменит юриста компании во время отпуска?

Задача компенсации — не обогатить правообладателя, а восстановить в том финансовом положении, в котором он находился до нарушения. Размер компенсации — это всегда предмет торга, и обычно его уменьшают.

Когда юрист изучит претензию, он подготовит письменное юридическое заключение с описанием рисков, вариантов развития событий, перспектив дела. Или подготовит отзыв на претензию — там он сошлется на все эти обстоятельства, которые нашел.

Дальше есть два варианта развития событий.

Подписать мировое соглашение или пойти в суд

Юрист изучает дело, составляет заключение или отзыв на претензию. Дальше происходит один из вариантов.

С правообладателем завязывается диалог. Стороны обсуждают проблему, и правообладатель приходит к выводу, что тратить деньги на суды и юристов — не то, чем он хотел бы заниматься.

В этом случае стороны начинают торговаться и обсуждать условия мирового соглашения. Обычно это заканчивается тем, что нарушитель обещает прекратить нарушение, то есть не использовать товарный знак, и выплатить компенсацию — о ней тоже договариваются отдельно. Или нарушитель заключает с правообладателем лицензионный договор и начинает платить за использование товарного знака.

Для потенциального нарушителя мировое соглашение — лучший исход события. В большинстве случаев так и бывает: стороны договариваются без суда и никто претензий не имеет.

Правообладатель не соглашается на доводы. Тогда придется идти в суд — все решится там.

Если стороны все-таки не договорились, правообладатель в течение месяца может подать исковое заявление в суд.

Суды по товарным знакам могут затянуться. Они нередко проходят несколько инстанций: арбитражный суд, апелляционный, а если с решением апелляции не согласны — кассация. Кассационный суд может не поставить точку в споре, а вернуть дело на повторный круг, и процесс затянется на год-два.

В итоге суд примет решение: удовлетворить иск, отказать в иске или удовлетворить иск частично. Если суд удовлетворит иск, нарушителю придется заплатить компенсацию и прекратить использовать в своем бизнесе чужое обозначение.

Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием: вопросы теории и практики

Спецификой товарного знака как объекта интеллектуальной собственности является то, что действие его правовой охраны поставлено в зависимость от реального использования. В случае неиспользования знака его правовая охрана может быть прекращена досрочно, а обозначение, охранявшееся в качестве товарного знака, доступно для регистрации на имя нового владельца.

Как отмечают исследователи, институт досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием преследует две основные цели: с его помощью можно «освободить место» в государственном реестре товарных знаков с целью предоставления возможности другим лицам регистрации обозначений, сходных с неиспользуемым знаком, а также предотвратить недобросовестную регистрацию товарных знаков без намерения их реального использования. При этом следует отметить, что споры, связанные с досрочным прекращением правовой охраны товарных знаков, являются одной из самых распространенных категорий споров, возникающих по поводу данного объекта интеллектуальной собственности.

Рассмотрим, в каких случаях возникает необходимость досрочного прекращения правовой охраны товарного знака.

Обозначение, являющееся товарным знаком одного субъекта, в силу присущих ему свойств (информативность, эстетичность, благозвучие и т.п.) может представлять интерес для других участников рынка.

При этом, если владелец товарного знака продолжительное время его не использует, не отказываясь от него, у другого лица может возникать обоснованный интерес в прекращении действия регистрации знака с последующим заявлением своих притязаний на такое обозначение и его регистрацию в качестве своего товарного знака.

Неиспользуемый товарный знак может быть тождественным или сходным до степени смешения с товарным знаком, охраняемым в зарубежных государствах на основании международной регистрации.

При попытке иностранного правообладателя расширить действие международной регистрации на территорию Беларуси он сталкивается с отказом национального патентного ведомства, основанным на существовании национальной регистрации тождественного (сходного до степени смешения) обозначения.

Поскольку конфликт интересов возникает у лиц, производящих (намеревающихся производить) однородные товары, следует сразу определить данное понятие.

Согласно определению, данному в Положении о порядке регистрации товарного знака, однородными признаются товары, относящиеся к одному и тому же роду (виду), которые при маркировке сходными товарными знаками могут создавать у потребителя представление о принадлежности их одному производителю (абз. 16 ч. 1 п. 1).

В литературе представлено следующее определение: однородные товары — это товары (услуги), не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции 1, с. 96.

Следует назвать и такую причину для досрочного прекращения охраны неиспользуемого знака: существование зарегистрированных, но не используемых товарных знаков увеличивает нагрузку на патентный орган, который должен учитывать такие знаки при экспертизе поданных заявок, проводя проверку заявляемых обозначений на предмет тождества или сходства до степени смешения в отношении однородных товаров.

Причины неиспользования товарного знака могут быть различными: как объективно не зависящими от владельца, так и полностью зависящими от него.

Объективными причинами неиспользования знака может быть изменение конъюнктуры рынка, приводящее к невостребованности товара (работы, услуги), маркируемого (сопровождаемого) товарным знаком, изменение законодательства, определяющего условия работы на рынке, установление прямых запретов со стороны государства, делающее невозможным производство или реализацию определенного товара, утрата лицензии на право осуществления определенного вида деятельности и т.п.

Товарные знаки могут не использоваться их владельцами и по субъективным причинам. Они могут регистрироваться как «защитные», изначально предназначенные не для использования, а для противодействия регистрации сходных товарных знаков, конкурентами.

Кроме того, достаточно распространенной до недавних пор была практика регистрации товарных знаков «на продажу» лицами, не имевшими реального намерения их использовать по прямому назначению, чему во многом способствовали нормы отечественного законодательства о товарных знаках, допускающие их регистрацию на имя физлица независимо от его регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также действовавшие до 01.01.2014 невысокие ставки патентных пошлин.

Конфликт интересов лица, не использующего свой товарный знак, и лица, желающего использовать аналогичное обозначение для индивидуализации однородных товаров (работ, услуг), имеет законодательное решение.

Впервые нормы о возможном досрочном прекращении охраны появились в законе о товарных знаках Швейцарии еще в 1879 г.

В настоящее время возможность досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена законодательством большинства стран мира, в том числе и законодательством Беларуси.

Нормы о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков закреплены и в международных договорах. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. в ст.

5C(1) предусматривает, что в случае, если в государстве — участнике конвенции использование зарегистрированного знака является обязательным, регистрация может быть аннулирована лишь по истечении справедливого срока и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия.

Более детально нормы о досрочном прекращении охраны товарного знака были изложены в заключенном в 1994 г. в рамках ВТО Соглашении ТРИПС. Согласно ст.

19 Соглашения ТРИПС, если использование является требованием для сохранения в силе регистрации, регистрация может быть аннулирована только тогда, когда непрерывный срок неиспользования знака составляет не менее трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий к такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как, например, ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, должны признаваться в качестве веских причин для неиспользования знака. Использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Нормы Соглашения ТРИПС имеют принципиальное значение, поскольку их имплементация в национальное законодательство является условием членства в ВТО, которого Беларусь добивается более 25 лет. Поэтому процитированная норма требует более подробного анализа.

Во-первых, в Соглашении ТРИПС установлен минимальный срок непрерывного неиспользования знака как условие для прекращения его правовой охраны.

Упоминаемый в Соглашении ТРИПС трехлетний срок неиспользования является разумно достаточным с точки зрения времени, необходимого владельцу товарного знака для налаживания производства товаров (оказания услуг), поиска покупателей, отработки логистических схем и др.

Во-вторых, из приведенной нормы следует, что досрочное прекращение охраны товарного знака возможно только в том случае, если владелец знака не докажет наличие обстоятельств, препятствовавших использованию и соответствующих понятию «веские причины».

Соглашение ТРИПС не уточняет содержание данного термина, отдавая этот вопрос на усмотрение национального законодателя и национальной правоприменительной практики.

Однако при этом обстоятельства, препятствовавшие использованию и не зависевшие от воли владельца, должны признаваться в качестве упомянутых веских причин, не позволяющих прекратить охрану знака; прямо указанные ограничения импорта или другие требования государства в отношении товаров или услуг, охраняемых товарным знаком, являются лишь частными случаями таких обстоятельств.

В-третьих, Соглашение ТРИПС требует признавать использованием товарного знака также использование, осуществляемое третьими лицами под контролем владельца знака. Соглашение ТРИПС не уточняет и тем самым не ограничивает национального законодателя в определении форм, в которых может выражаться такой контроль (лицензионный договор, договор франчайзинга, деятельность аффилированного лица и др.).

Обратимся к нормам национального законодательства. Возможность прекращения охраны товарного знака в связи с его неиспользованием была предусмотрена еще первоначальной редакцией Закона о товарных знаках. Нормы Закона в последующем претерпели определенные изменения.

К числу наиболее значимых следует отнести состоявшуюся в 2009 г.

замену пятилетнего срока непрерывного неиспользования товарного знака, предусмотренного в первоначальной редакции Закона, на трехлетний срок, причиной которого стало стремление законодателя обеспечить ускорение реального использования товарных знаков на товарах, находящихся в гражданском обороте.

Подробнее о нормах, регулирующих досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, а также правоприменительной практике разрешения данной категории споров читайте в ilex

Верховный суд РФ формирует новые подходы к вопросу о злоупотреблении правом на товарный знак

  • За последние годы существенно увеличилось количество дел по искам о защите исключительных прав на товарные знаки, поданных лицами, которые такие товарные знаки регистрируют в больших количествах и не используют их по прямому назначению.
  • Зачастую такие компании ведут свою деятельность по извлечению прибыли путем продажи зарегистрированных товарных знаков, содержащих в качестве охраняемых элементов или состоящих только из громких и привлекательных с коммерческой точки зрения слов (например, ФУТБОЛ, ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ), а также посредством выявления участников гражданского оборота, использующих принадлежащие им товарные знаки или сходные обозначения, и заявления требований о взыскании компенсаций или понуждения к заключению договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, либо возмездных лицензионных договоров.
  • При этом суды, рассматривая такие дела, как правило, применяли формальный подход: лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса РФ.
Читайте также:  Злоупотребления работников при приеме товара: как взыскать убытки1

До недавних пор применение судами положений статьи 10 Гражданского Кодекса, которая устанавливает злоупотребление правом как основание для отказа в иске, а тем более прямое применение положений статьи 10bis Парижской Конвенции (1883 г.) было большой редкостью.

В последнее время известность в качестве таких компаний-правообладателей приобрели ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии».

На имя этих компаний зарегистрировано в общей сложности несколько тысяч товарных знаков в отношении самых разных товаров и услуг. Принадлежащие им товарные знаки представляют в большинстве своем популярные, общеупотребимые и «привлекательные» словесные или комбинированные обозначения.

Помимо этого, указанным компаниям принадлежит огромное количество доменных имен, также не являющихся фантазийными обозначениями.

ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» и ООО «Новые технологии» являлись истцами в большом количестве дел, связанных с взысканием компенсаций за незаконное использование принадлежащих им товарных знаков третьими лицами.

По ряду дел между истцами и ответчиками были заключены мировые соглашения с условием последующего отчуждения спорных знаков, в то время как в некоторых делах суды удовлетворили требования о взыскании компенсации.

Проблема заключалась в том, что суды формально подходили к рассмотрению дел и установив сходство между зарегистрированным товарным знаком и фактически используемым обозначением, а также однородность товаров, не находили оснований для отказа в исках.

Переломный момент в судебной практике наступил, когда указанные компании обратились с исковыми заявлениями к одному из крупнейших отечественных производителей мороженного — ОАО «Белгородский хладокомбинат», а также к крупнейшему иностранному производителю конфетной продукции компании «Перфетти Ван Мелле», интересы которого представляли юристы «Городисский и Партнеры». Правообладатели ссылались на незаконное использование производителем обозначений «АФРОДИТА», «Птичка», «Ноктюрн», «Праздничное», «ФУТБОЛ», представляющих собой зарегистрированные товарные знаки, и требовали прекращения допущенного нарушения и выплаты денежной компенсации.

Рассмотрев дела № № А08-8801/2013, А08-8802/2013, А14-10317/2014, А14-10319/2014, А14-10320/2014 по существу, арбитражные суды вынесли неожиданные решения, отказав правообладателям в удовлетворении их требований, сославшись, помимо прочего, на статью 10 Гражданского Кодекса РФ.

Суды, фактически процитировав п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.

2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», указали на то, что лицу может быть отказано в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Кроме того, суд вправе признать недобросовестными действия обладателя права на товарный знак, направленные на создание препятствий к использованию тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, то есть действий по защите нарушенных исключительных прав на товарный знак, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем.

При этом суд должен учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Указанные решения были оставлены без изменения судом апелляционной инстанции.

При этом в ходе рассмотрения одного из дел судом апелляционной инстанции правообладателям было предложено представить письменные пояснения относительно обстоятельств регистрации спорных товарных знаков и причин их неиспользования правообладателем с даты регистрации — то есть в течение более 18 лет! Никаких пояснений истцами представлено не было.

Правообладатели не согласились с вынесенными решениями и подали соответствующие кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах правообладателей, повторяли положения «Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий», утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 года № СП-21/2, согласно которой установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку. Само по себе неиспользование товарного знака правообладателем, в том числе осуществляющим действия по «аккумулированию» товарных знаков, не свидетельствует о злоупотреблении правом и (или) недобросовестной конкуренции. При этом, по мнению правообладателей, в деле отсутствуют доказательства, свидетельствующие о намерении истца причинить вред ответчику при регистрации товарного знака.

Суд по интеллектуальным правам неожиданно прислушался к доводам правообладателей и указал на то, что в целях установления факта злоупотребления истцами своими правами нижестоящим судам следовало выяснить цель регистрации товарного знака, наличие реального намерения его использовать, а также причины неиспользования. Поскольку в решениях судов отсутствуют выводы о том, имели ли правообладатели «реальное намерение использования спорных знаков», указанные дела следует направить на новое рассмотрение для уточнения данных вопросов.

Постановления Суда по интеллектуальным правам во многом являлись парадоксальными и оставили открытым вопрос о том, какие именно доказательства должны быть представлены в материалы дела, чтобы суд смог установить цель регистрации товарных знаков, которая состоялась более 18 лет назад.

При этом очевидно, что такой подход предполагал бы необходимость доказывания «отрицательных фактов» ответчиками в случае их ссылки на отсутствие цели законного использования товарных знаков при их регистрации истцами.

Истцы же, в свою очередь, также не смогли бы представить доказательств реального намерения использовать спорные знаки по причине отсутствия таких доказательств.

ОАО «Белгородский хладокомбинат» обжаловал постановления Суда по интеллектуальным правам в Верховный суд РФ, который рассмотрел жалобу и, фактически, сформировал свою позицию по данной категории споров.

Определениями № 310-ЭС15-2555 от 23.07.2015 и № 310-ЭС15-12683 от 20.01.

2016 Верховный суд РФ отменил Постановления Суда по интеллектуальным правам и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций.

В указанных Определениях Верховный суд РФ указал на следующее:

  1. Товарный знак служит для индивидуализации товара (статьи 1477, 1481 Гражданского кодекса), являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.
  2. Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).
  3. С учетом установленного Гражданским кодексом общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

При этом Верховный суд РФ счел доказанным тот факт, что спорные товарные знаки не использовались правообладателями с даты их регистрации, а сами правообладатели никогда не являлись ни производителями мороженого, ни лицами, осуществляющими его оборот.

Данные выводы также подтверждаются судебными актами Суда по интеллектуальным правам, в соответствии с которыми правовая охрана товарных знаков была досрочно прекращена в связи с тем, что правообладатели не представили доказательств их использования.

С учетом вышеизложенного, судебная коллегия Верховного суда РФ определила, что действия истца свидетельствуют о злоупотреблении правом, в связи с чем арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правомерно отказали истцу в судебной защите.

Данный подход Верховного суда РФ полностью подтвердил правовую позицию компании «Перфетти Ван Мелле» в делах, которые рассматривались в то же время, что позволило успешно защитить права компании от требований недобросовестного правообладателя товарного знака «ФУТБОЛ».

Выводы, сделанные Верховным судом РФ, несомненно, смогут позитивно повлиять на судебную практику по аналогичным делам и пресечь незаконную деятельность компаний, аккумулирующих товарные знаки без реальной цели их использования.

Досрочное прекращение правовой охраны ТЗ, ЗО, общеизвестного ТЗ, ТЗ, охраняемого на территории РФ в соответствии с международными договорами РФ, действия исключительного права на ГУ или НМПТ по заявлению любого лица, кроме правообладателя

    • 1. Заявление, составленное в отношении одного Товарного знака, ГУ или НМПТ в машинописной форме на русском языке, подписанное заявителем или его представителем (в случае если заявителями являются несколько лиц — всеми заявителями, их представителями или общим представителем) и заверенное печатью (последнее — для юридического лица при наличии печати) 
    • 2. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на ведение дел с Роспатентом, если заявителем назначен представитель, не являющийся патентным поверенным (далее — Доверенность)
    • 3. Документ, подтверждающий прекращение иностранного юридического лица — правообладателя или регистрации прекращения иностранным гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, и (или) смерть гражданина — правообладателя, оформленный в соответствии с законодательством государства его происхождения
    • 4. Документы, подтверждающие соответствие представленного документа, указанного в пункте 3, законодательству государства его происхождения (например, выписки из нормативных правовых актов, судебных решений, решений регистрационных органов)
    • 5. Перевод документов, указанных в пунктах 2-4, на русский язык, подписанный лицом, осуществившим перевод, если указанные документы представлены не на русском языке
    1. «Электронная подача»
    2. Справочный телефон Центра телефонного обслуживания граждан и организаций Единого портала государственных услуг:
    3. (8 800) 100 70 10
    4. «Неэлектронная подача»
    • Документы представляются в Роспатент:

    ​В окно приема документов

    Место нахождения помещения приема корреспонденции, адресованной в Роспатент или ФИПС:

    Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1

    понедельник – четверг: 9:30–17:45; пятница: 9:30–16:45; перерыв: 12:30–13:00;

    • Документы представляются почтовым отправлением по адресу:

    Роспатент, Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация;

    +7 (495) 531 63 18

    • Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации Документов является представление заявителем в Роспатент Документов.
    • Результатами административной процедуры приема и регистрации Документов являются:
    • 1) прием и регистрация Документов, передача Документов в подразделение, осуществляющее рассмотрение Документов;
    • 2) отказ в приеме и регистрации Документов и уведомление заявителя об отказе в приеме и регистрации Документов с указанием основания для отказа.
    • Срок – 5 рабочих дней
    • Рассмотрение документов, принятие решения о прекращении правовой охраны (об отказе в прекращении правовой охраны) и внесения сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень
    • Основанием для начала административной процедуры рассмотрения Документов, принятия решения о прекращении правовой охраны (об отказе в прекращении правовой охраны) и внесения Сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень является поступление Документов в подразделение, осуществляющее рассмотрение Документов.
    • Административная процедура рассмотрения Документов, принятия решения о прекращении правовой охраны (об отказе в прекращении правовой охраны) и внесения Сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень состоит из следующих административных действий:
    • 1) проверка уплаты пошлины (проверка факта уплаты пошлины в размере и порядке, предусмотренных Положением о пошлинах);
    • 2) проверка соответствия документов требованиям, необходимым для удовлетворения заявления, (заявление представлено в отношении товарного знака, НМПТ, правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном законодательством Российской Федерации порядке; лицо, представившее заявление, обладает полномочиями на ведение дел с Роспатентом; документы соответствуют положениям пункта 15 Регламента; документы подтверждают факт прекращения юридического лица — правообладателя, или регистрации прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, или смерти гражданина);
    • 3) рассмотрение ответа правообладателя (его правопреемника) на уведомление о поступлении заявления;
    • 4) внесение сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень.
    • Проверка соответствия представленных заявителем Документов Требованиям (и, в случае необходимости, направление запроса о представлении Документов).
    • Срок – 15 рабочих дней со дня начала административной процедуры рассмотрения Документов.
    • Заявителю необходимо представить ответ на запрос, содержащий необходимые недостающие и (или) надлежаще оформленные Документы, в течение 3 месяцев со дня направления указанного запроса.
    • Проверка соответствия Документов Требованиям (в случае направления заявителю запроса о представлении Документов).
    • Срок – 15 рабочих дней со дня поступления ответа на указанный запрос в подразделение, осуществляющее рассмотрение Документов.
    • Направление правообладателю (его правопреемнику — при наличии в Роспатенте сведений о правопреемстве) Уведомления о поступлении Заявления.
    • Срок – 15 рабочих дней со дня начала административной процедуры рассмотрения Документов.
    • Правообладателю (его правопреемнику) необходимо представить ответ в течение 2 месяцев с даты его направления.
    • Внесение Сведений в соответствующий Государственный реестр.
    • Срок — 3 рабочих дня со дня принятия решения о прекращении правовой охраны по результатам проверки соответствия Документов Требованиям.
    • Результатами административной процедуры рассмотрения Документов, принятия решения о прекращении правовой охраны (об отказе в прекращении правовой охраны) и внесения Сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень являются:
    • 1) прекращение правовой охраны, внесение Сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень, направление решения о прекращении правовой охраны правообладателю и заявителю с указанием даты публикации и номера официального бюллетеня, в котором будут опубликованы Сведения, в течение пяти рабочих дней с даты внесения Сведений в соответствующий Государственный реестр или Перечень, направление уведомления во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (последнее — в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, в отношении Товарных знаков) о принятом решении о прекращении правовой охраны Товарного знака (далее — уведомление в ВОИС) в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в решении;
    • 2) отказ в прекращении правовой охраны, направление заявителю решения об отказе в прекращении правовой охраны с указанием основания для отказа в течение пяти рабочих дней с даты, указанной в решении.

     
     
     
     
     
     

  • Административная процедура публикации Сведений в соответствующем официальном бюллетене включает в себя подготовку к публикации Сведений и выпуск соответствующего официального бюллетеня.

    1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Роспатента и (или) его должностных лиц, федеральных государственных служащих Роспатента.
    2. Предметом жалобы могут являться действия (бездействие) и (или) решения, принятые (осуществляемые) должностным лицом Роспатента при предоставлении Государственной услуги, в том числе в следующих случаях:
    3. 1) нарушение срока регистрации Заявления;
    4. 2) нарушение срока предоставления Государственной услуги;
    5. 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления Государственной услуги;
    6. 4) отказ в приеме у заявителя Документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления Государственной услуги;
    7. 5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Регламентом;
    8. 6) требование с заявителя при предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
    9. 7) отказ Роспатента в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока таких исправлений.
    10. Заявители имеют право обжаловать действия (бездействие) и (или) решения:
    11. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
    12. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», интернет-сайта Роспатента, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
    13. Жалоба должна содержать:
    14. 1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, должностного лица Роспатента, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
    15. 2) фамилию, имя и отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также (при наличии) номер(а) контактного(ых) телефона(ов), адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
    16. 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Роспатента, его должностного лица либо государственного служащего Роспатента;

    4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями (бездействием) Роспатента, его должностного лица либо государственного служащего Роспатента. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя.

    • Регистрация поступившей в Роспатент жалобы является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования.
    • В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы власти, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.
    • Жалоба, поступившая в Роспатент, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным в установленном порядке на рассмотрение таких жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Роспатента, его должностного лица в приеме Документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
    • Оснований для приостановления рассмотрения жалобы Регламентом не предусмотрено.
    • По результатам рассмотрения жалобы Роспатент принимает одно из следующих решений:
    • 1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме исправления допущенных Роспатентом опечаток и ошибок в представленных в результате предоставления Государственной услуги документах;
    • 2) отказывает в удовлетворении жалобы.
    • Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 100 Регламента, заявителю в письменной форме и в электронной форме (при наличии соответствующего указания в жалобе) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
    • Решения по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы руководителю Роспатента.
    • Действия (бездействие) и решения руководителя Роспатента по жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц Роспатента, федеральных государственных служащих Роспатента могут быть обжалованы заявителем подачей жалобы в Минэкономразвития России.
    • Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а Роспатент обязан обеспечить заявителю возможность их получения, если иное не предусмотрено законодательством

Получение результата оказанной услуги Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Роспатента, а также его должностных лиц

С 14 ноября 2020 г.

 вступил в силу Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по досрочному прекращению правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, товарного знака, знака обслуживания, охраняемого на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, действия исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя или смерти гражданина (далее – Регламент).

Положения этого Регламента базируются на нормах законодательства о предоставлении государственных услуг и обновленной части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Регламент устанавливает состав, последовательность и требования к порядку выполнения административных процедур по приему, регистрации и рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, общеизвестного товарного знака, по прекращению действия свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара по заявлению любого лица, кроме правообладателя, в связи с прекращением юридического лица — правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя — правообладателя, а также в случае смерти гражданина — обладателя свидетельства или свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара.

Регламент устанавливает взаимные права и обязанности заявителя и Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее — Роспатент).

Регламент содержит положения, дающие заявителю ответы на вопросы, которые, как правило, волнуют всех заявителей: какие документы заявитель обязан представить в Роспатент для получения государственной услуги, и какие документы он вправе представить по собственной инициативе, в каком порядке и в какие сроки Роспатент обязан предоставить заявителю государственную услугу, из какой последовательности административных процедур и действий состоит услуга, в чем может состоять ее результат, как осуществляется контроль за предоставлением государственной услуги и как можно обжаловать действия и(или) решения Роспатента в том случае, если заявитель ими не удовлетворен.

Действие Свидетельства, правовая охрана средства индивидуализации прекращаются со дня внесения изменений в соответствующий Государственный реестр или Перечень.

Вступивший в силу Регламент призван способствовать интересам участников рыночных отношений, упростить процедуру их взаимодействия с Роспатентом при получении указанных государственных услуг.

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *