Зарегистрировать аббревиатуру, как товарный знак, выдавить с рынка конкурентов и взыскать сотни тысяч с продавцов за незаконное использование товарного знака не получится

Общество «ЭСБ-Технологии» зарегистрировало в форме товарного знака общеупотребимую аббревиатуру «ПЛЭН» и обратилось в суд с требованиями запретить другим производителям упоминать данное обозначение, взыскать с ответчиков в качестве компенсации миллион рублей.

«Анализируя корпоративные сайты ответчиков и контекстную рекламу, мы обнаружили, что ответчики незаконно используют наш товарных знак «ПЛЭН», – поясняет представитель общества «ЭСБ-Технологии» Татьяна Литуновская. – Упоминание данного обозначения вводит потребителя, который ищет наш продукт, в заблуждение».

«Кроме того, товарный знак «ПЛЭН» в значительно большей степени раскручен, чем товары ответчиков.

Так, частота запросов в поисковых системах обозначения «ПЛЭН» в связи с электронагревателями колеблется в пределах 12 000 упоминаний в месяц, что существенно больше упоминаний торговых марок других производителей.

Ответчики недобросовестно пытаются продвинуть свой товар через упоминание нашего торгового знака», – добавляет Татьяна Литуновская.

В апреле текущего года Арбитражный суд Челябинской области в удовлетворении заявленных «ЭСБ-Технологии» требований к производителям отказал, но это не остановило шустрых правообладателей товарного знака, и они обратились в Арбитражный суд Свердловской области теперь уже с требованиями к дистрибьюторам прекратить продавать товар других производителей с упоминанием обозначения «ПЛЭН».

«Запретив использовать обозначение «ПЛЭН», правообладатель торговой марки – общество «ЭСБ-Технологии» – поставил нам условия, что мы можем продавать только их продукт, – рассказывает руководитель общества «Теплый мир электро» Александр Зверев. – Я могу привести с десяток торгующих организаций, которым общество «ЭСБ-Технологии» выставило аналогичные условия. Мы отказались, и тогда нам прилетел иск в суд».

«В суде мы заявили, что реализуем их продукцию наравне с пленочными электронагревателями других российских и зарубежных производителей с 2006 года, – продолжает Александр Зверев, – то есть задолго до регистрации торговой марки обществом «ЭСБ-Технологии», также представили товарные накладные, по которым к нам поставлялась продукция истца. Несмотря на это Арбитражный суд Свердловской области вынес решение в их пользу, обязал нас прекратить использование товарного знака «ПЛЭН» на нашем сайте и взыскал 500 тысяч рублей в качестве компенсации.

Решение суда абсурдно еще и потому, что у нас на складах до сих пор имеется предназначенная для реализации продукция общества «ЭСБ-Технологии».  

Арбитражный суд Свердловской области, в своем решении от 17 мая 2019 года указывает, что предметом доказывания прав на товарный знак является факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения. От установления данных обстоятельств зависит правильное разрешение спора.

Суд в своем решении указал, что факт использования ответчиком товарного знака «ПЛЭН», принадлежащего истцу, установлен по тем основаниям, что на сайте общества «Теплый мир электро» имеется статья и подзаголовки к статье с упоминанием товарного знака «ПЛЭН».

Таким образом, факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарный знак «ПЛЭН» подтвержден материалами дела, — заключает Арбитражный суд Свердловской области. Доводы о том, что «ПЛЭН» является лишь аббревиатурой, судом отклоняются ввиду отсутствия доказательств.

Между тем, суд указывает, что допустимых доказательств введения в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем товарного знака или с его согласия товара с указанием его товарного знака («ПЛЭН»), впоследствии реализуемого ответчиком, ответчиком не представлено. Представленные ответчиком договор от 01 января 2013 года и товарные накладные, на которые ссылается ответчик, а также иные документы, имеющиеся в материалах дела, таковыми не являются.

  • Примечательно, что Арбитражный суд Челябинской области ранее сделал противоположные выводы, нежели Арбитражный суд Свердловской области.
  • В решении от 16 апреля 2019 года, где общество «ЭСБ-Технологии» требовало запретить конкурентам-производителям использовать товарный знак «ПЛЭН» на сайтах их компаний, в контекстной рекламе, а также взыскать с них миллион рублей, суд указывает, что упоминания соответчиками слова «ПЛЭН» подразумевают все пленочные лучистые электронагреватели, а не использование обозначения «ПЛЭН» на товарах, которые вводятся ими в оборот.
  • Кроме того, делая ссылку на аналогичное дело, рассматриваемое так же в Арбитражном суде Челябинской области, суд приходит к выводу о том, что аббревиатура «ПЛЭН» означает пленочный лучистый электронагреватель и широко используется производителями пленочных электронагревателей.
  • Челябинский арбитраж также указал, что не всякое упоминание обозначения, зарегистрированного в качестве товарного знака, является нарушением: «правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров и не способно вызвать их смешения».

Как защитить свой товарный знак

В предыдущих сериях мы выбирали название для бизнеса и регистрировали товарный знак. Теперь о том, как товарный знак защищает ваши интересы.

Алексей Башук

юрист по товарным знакам

Профиль автора

Представьте: вы придумали для компании звучное название, потратились на рекламу, заработали имя. Но тут появляется конкурент с похожим названием — и давай переманивать клиентов. А вы медленно достаете из кобуры свой товарный знак и взводите курок.

В суде с нарушителя ваших прав можно взыскать компенсацию до 5 млн рублей, заставить его изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, убрать знак из всей рекламы, запретить использовать товарный знак и даже заставить поменять название компании.

Давайте разбираться, как всего этого добиться.

Прежде чем замахиваться товарным знаком, нужно убедиться в том, что нарушение действительно есть. Это далеко не всегда очевидно. Чтобы нарушение считалось нарушением, должны сойтись три звезды: слишком похожее название, однородный вид деятельности и получение прибыли.

Похожее название. Когда ваш товарный знак и обозначение нарушителя одинаковые, вопроса о сходстве не возникает: все очевидно.

Сложнее, когда обозначения немного различаются, но при этом все равно слишком похожи. Юристы называют это «сходством до степени смешения».

Это значит, что обозначение, название или логотип похожи настолько, что обычный покупатель легко может их перепутать.

Если ваш товарный знак — «Вектор», то все перечисленные варианты нарушают ваши права. Обычно нарушители считают, что если у вас товарный знак «Вектор» на автошколы, а у него «Автошкола Vektor46», то все в порядке. Но по закону в таких ситуациях можно подавать в суд и требовать компенсацию.

В прошлой статье я рассказал, как с маникюрного салона взыскали 600 000 рублей за то, что он использовал перевод чужого товарного знака на английский язык: «четыре руки» — 4hands. Случай с переводом редкий, но мораль все та же: чтобы нарушить право, не обязательно точно такое же обозначение, достаточно использовать просто слишком похожее.

Однородный тип деятельности. Кроме названия значение имеет вид деятельности. Если бизнес под похожим знаком продает капусту, а у вас парикмахерская, то он ничего не нарушает, так работать можно. Поэтому нужно посмотреть, на какие товары и услуги действует ваш товарный знак, а потом разобраться, чем занимается потенциальный нарушитель.

Бывает, юрист подает на регистрацию товарный знак для холодильников на 11 класс МКТУ, а Роспатент на этапе экспертизы срезает большую часть товаров и возвращает отказ.

Тогда юрист просит Роспатент зарегистрировать знак хотя бы на что-нибудь.

Роспатент соглашается, юрист пожимает руку клиенту и вручает свидетельство, а клиент и знать не знает о том, что действие его товарного знака распространяется только на ядерные реакторы, унитазы и шахтерские лампы.

Чтобы это проверить, посмотрите список товаров и услуг в приложении к оригиналу свидетельства на товарный знак. Если бумажного свидетельства под рукой нет, его можно найти по номеру свидетельства в реестре товарных знаков.

Чтобы узнать, что защищает товарный знак, проверьте поле 511 — «Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг»

Теперь нужно сравнить свои товары с товарами потенциального нарушителя и свои услуги с его услугами. Чтобы нарушение имело место, точное совпадение необязательно, как и с названием. Достаточно, чтобы товары были просто однородными: одежда и обувь, фрукты и овощи, кафе и доставка еды. Даже бизнес-тренинги и клубы: с юридической точки зрения и то и другое — организация мероприятий.

Обычно толковые юристы при регистрации товарного знака выбирают товары и услуги очень подробно, чтобы потом в случае чего однородность товаров было легко доказать — например если вы с нарушителем оба продаете сапоги.

Но даже если у вас в перечне товаров только «одежда», то продавец сапог с таким же названием, скорее всего, нарушает ваше право на товарный знак.

Правда, чтобы судья согласился с тем, что товары однородные, нужно будет вызвать эксперта.

Получение прибыли. Если названия похожи до степени смешения, а тип деятельности однородный, остается узнать, получает ли потенциальный нарушитель от спорного именования прибыль.

Сшить рюкзак с товарным знаком ФИФА и носить его самому можно, это не нарушение. А вот продавать такие рюкзаки без разрешения правообладателя нельзя. Например, в Казани швея сшила и продала полицейским несколько ростовых фигур с волком Забивакой, а теперь полицейские шьют ей дело по статье 180 УК РФ.

Если все сходится, собирайте доказательства: они пригодятся для обращения в различные инстанции и для суда. Это стоит делать до начала боевых действий, чтобы нарушитель не успел избавиться от компромата.

Зафиксируйте все, что получится найти: сделайте скриншоты сайта, рекламы и страниц в социальных сетях, сфотографируйте вывеску и интерьер, если у нарушителя есть розничная точка. Купите товар для образца и сохраните чек. Заранее неизвестно, что суд примет в качестве доказательств, а что нет, поэтому доказательств нужно как можно больше.

Отдельная история со скриншотами страниц из интернета. К моменту заседания сайт уже может не работать, и у суда не получится проверить достоверность скриншотов. Поэтому их стоит заверить у нотариуса.

Когда доказательства собраны, время писать претензию. Без нее суд не начнет дело. Да суд может и не понадобиться, если нарушитель выполнит ваши требования добровольно.

Претензию составляют в свободной форме. Вот что обычно в нее входит:

  1. Отправитель, то есть правообладатель.
  2. Получатель, то есть нарушитель.
  3. Описание зафиксированного нарушения.
  4. Товарный знак — МКТУ, дата приоритета, срок действия.
  5. Обоснование сходства товарного знака и обозначения нарушителя.
  6. Обоснование однородности товаров или услуг.
  7. Требования правообладателя. Обычно это требование перестать использовать все, что связано с товарным знаком, и компенсация ущерба — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
  8. Указание на действия, которые будут приняты в случае невыполнения требований.
  9. Ссылки на законы и судебную практику.
  10. Приложения — копия свидетельства на товарный знак, материалы, подтверждающие нарушение.
Читайте также:  Когда технический сбой может быть основанием для включения в РНП

Претензию можно подготовить и самому, но надежнее обратиться к юристу. Чем основательнее составлена претензия, тем больше вероятность, что нарушитель испугается и предпочтет не доводить дело до суда. А чтобы написать основательную претензию, нужно как следует изучить дело. Именно в этом состоит основная работа юриста — а не в том, чтобы проставить верные реквизиты.

Подготовка и подача претензии у профильных юристов стоит в среднем 20—30 тысяч рублей.

Кроме самой претензии в стоимость услуг юристы также закладывают время, которое потратят на изучение дела, первичную оценку доказательств, подготовку стратегии защиты нарушенного права и первоначальное взаимодействие с нарушителем после получения претензии. По итогам работы толковый юрист расскажет о перспективах дела и предложит несколько вариантов действий в зависимости от бюджета и задач.

Если нарушитель согласился решить вопрос до суда, то оплату услуг юристов он возьмет на себя — это надо прописать в самой претензии. Если дело дойдет до суда и суд примет решение в вашу пользу, юриста тоже оплатит нарушитель.

Претензию нужно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Тогда она не потеряется на почте, а уведомление о вручении покажет, получил ли нарушитель письмо.

Опись вложения пригодится в суде, чтобы подтвердить, что вы отправили нарушителю именно претензию, а не конверт с туалетной бумагой. Претензию можно отправить и на электронную почту нарушителя, но это никак не отменяет необходимости ее отправки бумажным письмом.

Почтовую квитанцию об отправке претензии обязательно сохраните: потом ее нужно будет приложить к исковому заявлению.

Отправлять претензию нужно строго на юридический адрес нарушителя из Единого госреестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Брать адрес с сайта компании опасно: ее фактический адрес может не совпадать с юридическим. Если суд выяснит, что претензию отправили не на юридический адрес, то попросит сделать это заново. Придется ждать еще месяц.

Часто бывает, что компании вообще не отвечают на такие претензии и рассчитывают на то, что про них просто забудут. Сначала они рассуждают так: «А зачем мне товарный знак? Пять лет без него работаем, и все нормально. Вот претензию получим, тогда и видно будет». После получения претензии эта позиция превращается в «Ну получили претензию, ну и что, они же в суд еще не пошли».

На самом деле, после того как вы отправили претензию нарушителю, мяч на его стороне. Теперь его дело — бегать за вами и пытаться как-нибудь договориться, чтобы избежать слишком больших компенсаций, штрафов, проверок и суда.

Но не все разбираются в товарных знаках так же хорошо, как мы с вами.

Поэтому через пару недель после отправки претензии можно позвонить руководителю компании-нарушителя и поинтересоваться, получили ли они претензию, знают ли о последствиях и какие у них теперь планы на дальнейшую жизнь.

Пока нарушитель сидит над вашей претензией и ждет, что вы обо всем забудете, продолжайте собирать доказательства. Теперь с помощью государственных органов.

Нарушитель права на товарный знак не только мешает вашему бизнесу. Он ведет недобросовестную конкуренцию, нарушает закон о рекламе, вводит потребителей в заблуждение, а возможно, и совершает уголовное преступление. Поэтому если ваше право на товарный знак нарушают, то можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и полицию.

Если ФАС увидит нарушение, она подаст на нарушителя в суд. Если там его оштрафуют, то помимо морального удовлетворения правообладатель получит доказательства для будущего суда, так как сможет сослаться на судебное решение по иску ФАС.

Чтобы ФАС проверила нарушителя, нужно написать заявление. Оно похоже на претензию, только здесь факты описываются в ракурсе законов о рекламе и защите конкуренции.

Правообладатель не просит компенсацию, а описывает, какие негативные последствия для бизнеса повлекло нарушение прав на его товарный знак. Подать жалобу в ФАС можно лично или обычной почтой.

Адреса и приемные часы отделений опубликованы на сайте ФАС.

Роспотребнадзор защищает интересы потребителей. Использование чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение и вызывает смешение товаров на рынке.

Поэтому правообладатель может обратиться в Роспотребнадзор и попросить проверить законность действий нарушителя.

По итогам проверки Роспотребнадзор составляет административный протокол и передает материалы дела в суд с просьбой привлечь к ответственности нарушителя на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Суд может оштрафовать компанию на 50—200 тысяч рублей, а директора компании — на 10—50 тысяч рублей. Еще он конфискует контрафактный товар и материалы, а также оборудование, на котором они производятся.

Полиция проводит проверку по заявлению правообладателя, чтобы убедиться в том, что в действиях нарушителя нет состава преступления.

В особо тяжелых случаях административное правонарушение перерастает в уголовное преступление.

Если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, то это уже уголовное преступление по пункту 1 статьи 180 УК РФ.

За него грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 000 рублей. А если преступление совершила группа лиц, то срок уже будет до шести лет, а штраф — до 500 000 рублей.

Проверка полиции часто выглядит так: полицейский в штатском покупает товар, передает деньги и получает чек, а после этого представляется, предъявляет служебное удостоверение и просит продавца позвать администрацию магазина.

Администрации повезет, если у нее есть документы, которые подтверждают законность торговли купленным товаром. С началом полицейской проверки торговля приостанавливается, магазин закрывается.

Периодически подобные проверки полиция проводит и без всяких заявлений, особенно на рынках и в торговых центрах.

При словах «полиция» и «контрафакт» в голову приходят рынки с палеными кроссовками «Адидас», а не высокие материи кофейного стартапа или магазина модной одежды. Но закону все равно — если высокие материи нарушают права на товарный знак, будут последствия.

Если права на товарный знак нарушают в интернете, защитить их помогают социальные сети, рекламные площадки и регистраторы доменов.

Социальные сети самостоятельно блокируют страницы нарушителей и заменяют их заглушкой «Заблокировано по запросу правообладателей».

Вс научил считать компенсацию за продажу контрафакта — новости право.ру

В апреле 2018 года индивидуальный предприниматель Галина Шемонаева продала на своей точке контрафактный товар – датчик положения дроссельной заслонки для автомобиля.

На его упаковке был логотип производителя радиодеталей, похожий на товарный знак «Рикор Электроникс». Покупатель был непростой: общество проводило «контрольную закупку» и затем обратилось в суд для защиты исключительного права «Рикор Электроникс».

В качестве доказательств продажи контрафакта истец предоставил чек, видеозапись с кадрами покупки и сам товар.

88 руб. против 180 000

Сначала общество просило суд взыскать компенсацию на основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК («Ответственность за незаконное использование товарного знака»). Согласно норме, компенсация может быть от 10 000 руб. до 5 млн руб. по усмотрению суда. Предприятие посчитало, что 50 000 руб. будет достаточно.

А потом истец уточнил требования и пересчитал размер компенсации по пп. 2 этой же статьи. Она предусматривает, что заплатить нужно в двукратном размере фиксированного вознаграждения лицензиата. Так как по лицензионному соглашению эта сумма составляет 90 000 руб., с предпринимателя нужно взыскать 180 000 руб.

, решило общество.

Шемонаева с «Рикор Электроникс» не согласилась. По ее мнению, сумма сильно завышена, ведь договор заключен на неограниченное количество товаров и на длительный срок использования товарного знака.

Она же всего раз нарушила исключительные права по одному товару. Тогда Шемонаева предоставила суду контррасчет: она вычислила, сколько бы при сравнимых обстоятельствах получил правообладатель. Это 44 руб.

, значит, компенсация равна 88 руб.

Размер вознаграждения (90 000) разделили на 2 852 дня (срок действия лицензионного договора). Получилось 31 руб. 56 коп. К этой сумме добавили сумму периодического платежа за реализацию одного товара – 12 руб.

Ее вычислили так: сумму товара умножили на установленный в договоре процент – периодическое вознаграждение за использование товарного знака (165 руб.*7%). Вышло, что нужно заплатить 44 руб. в день за правомерное использование товарного знака.

Поскольку истец выбрал расчет компенсации по удвоенной сумме, то в итоге ответчик должен заплатить 88 руб.

Позиции судов

АС Орловской области согласился, что компенсация в 180 000 руб. несоразмерна нарушению – продаже контрафактного товара за 165 руб. Но контррасчет ответчика суд не учел.

Он сослался на позицию Конституционного суда (постановление от 13 декабря 2016 года № 28-П). КС предоставил судам возможность снижать размер компенсации.

Первая инстанция решила, что в данном случае может снизить сумму возмещения до минимальной по пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК – 10 000 руб.

Другого мнения оказалась апелляция. Исследовать контррасчет она тоже не стала. При этом суд отметил, что ИП не доказала чрезмерность компенсации в 180 000 руб.

: не представила другие лицензионные договоры или сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Апелляция удовлетворила иск общества в полном объеме.

С этим решением согласился и Суд по интеллектуальным правам. Штраф для ИП оказался неподъемным, и ее магазин разорился. 

Но предпринимательница попробовала обратиться в Верховный суд. Ей повезло, он передал ее жалобу на рассмотрение. 

Практика Дело о контрафакте: как копеечная продажа разорила магазин

Дело № А48-7579/2019 разобрала тройка судей под председательством Владимира Попова.

На заседании в ВС, которое прошло 19 января 2021 года, представители предпринимательницы заявили, что нижестоящие инстанции существенно нарушили права Шемонаевой, не приняв и даже не исследовав ее контррасчет.

Юрист ООО «Рикор Электроникс» парировала, что его нельзя считать доказательством, так как он основан на переоценке лицензионного договора. 

ВС о размере компенсации

ВС разъяснил, что определение размера компенсации — это прерогатива суда. Он может учесть характер нарушения, тяжелое материальное положение ответчика (а ИП вынужденно закрыла магазин) и взыскать компенсацию ниже той, что установлена в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК (двукратный размер фиксированного вознаграждения лицензиата, в этом деле – 180 000 руб.).

Представление лицензионного договора не означает, что суд обязательно должен взыскать компенсацию в двукратном размере от цены договора. Тройка указала, что за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.

Читайте также:  Новый порядок аттестации рабочих мест. Инструкция по применению

Коллегия отметила, что установить размер компенсации ниже рассчитанного в пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК можно лишь в исключительных случаях и при заявлении ответчика. ВС указал, что он вправе предоставить свой контррасчет.

Причем рассчитать компенсацию можно с помощью независимого оценщика, исходя из других документов или на основании лицензионного договора, представленного истцом. Тройка отметила, что в последнем случае (расчет по лицензионному договору) суду следует соотнести условия соглашения и обстоятельства нарушения.

А именно: срок действия договора, территорию, на которой допускается использование товарного знака, объем представленного права и так далее.

ВС указал, что в случае Шемонаевой нижестоящие инстанции не установили, сколько получает правообладатель при сравнимых обстоятельствах за правомерное использование. Тройка отменила акты нижестоящих инстанций и направила дело на «новый круг».

Ольга Бенедская, советник КА Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции
, считает, что коллегия воспроизвела позицию Конституционного суда (постановление № 40-П).

КС указал, что компенсация не должна приводить к обогащению правообладателя. Снизить сумму можно, если она многократно превышает размер причиненных убытков.

Подход, согласно которому при определении размера компенсации нужно учитывать существо нарушения, Бенедская считает обоснованным. 

Должны быть разные последствия для производителя-конкурента, намеренно маркирующего свои товары чужим или сходным товарным знаком, и для продавца, который приобрел товар для перепродажи.

Ольга Бенедская, советник КА Федеральный рейтинг. группа Арбитражное судопроизводство (средние и малые споры — mid market) группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции

По словам Бенедской, на практике истец-правообладатель часто обосновывает размер компенсации лицензионными договорами на всевозможные виды использования по всей территории страны и на длительный срок. Но в то же время ответчик однократно использовал товарный знак. Тогда стоимость лицензии неверно применять для расчета компенсации, считает эксперт. 

  • Верховный суд РФ
  • Гражданский процесс

Когда правообладатель товарного знака не сможет взыскать компенсацию за его использование третьими лицами?

Компенсация как способ защиты исключительных прав на товарный знак набирает все большую популярность. Вместе с тем ведение судебного процесса связано со значительными издержками, поэтому перед инициированием разбирательства важно понимать перспективы удовлетворения исковых требований.

Рассмотрим случаи, когда у правообладателя может не получиться взыскать компенсацию за использование принадлежащего ему товарного знака с третьих лиц.

Срок от подачи заявки на регистрацию товарного знака до принятия Роспатентом соответствующего решения может составить более 12 месяцев.

Поскольку процедура регистрации товарного знака достаточно продолжительная, предприниматели задаются вопросом, можно ли взыскать с третьих лиц компенсацию за использование принадлежащих им товарных знаков за тот период, когда заявка уже подана, но Роспатент еще не принял решение о регистрации.

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в Роспатент.

Исходя из данной нормы, исключительное право на товарный знак возникает после подачи заявки в Роспатент. Следовательно, использование третьими лицами принадлежащего правообладателю обозначения после подачи заявки, но до принятия решения Роспатентом о регистрации товарного знака должно признаваться нарушением его исключительного права.

Таким образом, предприниматели полагают, что могут взыскивать компенсацию за несанкционированное использование принадлежащих им товарных знаков в указанный период. Вместе с тем судебная практика по данному вопросу сложилась неоднозначная. Поэтому рассмотрим случаи, когда при аналогичных обстоятельствах суды приходили к совершенно противоположным выводам.

Так, 2 сентября 2014 года ООО «Студия анимационного кино «Мельница» подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Три богатыря. Ход конем».

До принятия Роспатентом решения о регистрации студии стало известно, что третье лицо без ее согласия реализует DVD-диски и раскраски под указанным обозначением.

Тогда студия произвела закупку контрафактных товаров, чтобы зафиксировать факт нарушения своих исключительных прав.

После принятия Роспатентом решения о регистрации товарного знака студия обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак. Исковое заявление было удовлетворено.

При этом суды отклонили довод ответчика о том, что использование обозначения до его регистрации в качестве товарного знака не может рассматриваться как нарушение исключительных прав правообладателя (постановление Суда по интеллектуальным правам от 7 июня 2017 г.

по делу № А08-2700/2016).

В другом деле суды пришли к противоположным выводам.

14 сентября 2012 года ООО «Маша и Медведь» подало заявку на регистрацию двух изобразительных товарных знаков. После подачи указанных заявок, но до даты принятия Роспатентом решения о регистрации компании стало известно, что ее права нарушаются третьими лицами. Чтобы зафиксировать факт нарушения своих прав, компания произвела закупку контрафактных товаров.

Основываясь на п. 1 ст. 1491 ГК РФ, компания посчитала, что ее исключительные права на зарегистрированные товарные знаки действуют с момента подачи соответствующих заявок, а, значит, подлежат защите.

Поэтому после принятия решения о регистрации заявленных обозначений в качестве товарных знаков компания обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам № 505856 и № 505857.

В результате компании не удалось взыскать компенсацию за использование принадлежащих ей обозначений. Судом по интеллектуальным правам было отмечено, что в соответствии со ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак принадлежит лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак.

При этом совершенные другими лицами до государственной регистрации товарного знака действия по использованию сходного обозначения не являются нарушением исключительного права и к таким лицам не могут быть применены меры ответственности, предусмотренные гражданским законодательством (постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 февраля 2017 года № С01-1271/2016 по делу № А71-990/2016).

Согласно п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

В соответствии с Постановлением Президиума ВАС РФ от 2 апреля 2013 года № 15187/12 по делу № А42-5522/2011 законом не установлены иные правила исчисления исковой давности для требований о защите исключительных прав на товарный знак, в связи с чем к требованиям о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака подлежит применению общий срок исковой давности.

Таким образом, требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака должны быть заявлены в течение трех лет с момента, когда правообладателю стало известно о нарушении его исключительных прав. В противном случае правообладателю может быть отказано в удовлетворении требований о взыскании компенсации.

Так, ООО «Девелопмент» обратилось в суд с требованием к ОАО «Сбербанк России» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 335609 «Мы всегда рядом».

В процессе судебного разбирательства банк заявил о пропуске срока исковой давности.

Поскольку требование компании было заявлено по истечении трехгодичного срока, суд отказал в удовлетворении исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 25 декабря 2013 года № С01-300/2013 по делу № А40-221/2013).

Согласно ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Данный принцип исчерпания права означает, что предприниматель не может препятствовать использованию знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия. То есть он не может осуществлять свое право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на товарный рынок.

Так, истцу принадлежал товарный знак «Русмаш» по свидетельству № 473042, и ему стало известно, что ответчиком реализуется товар, на упаковку которого нанесено изображение, сходное до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком. Истец обратился в суд с иском о взыскании компенсации.

В процессе судебного разбирательства было установлено, что ответчик приобрел данные товары у третьего лица. При этом само третье лицо приобрело указанные товары у Истца.

Таким образом, ответчик реализовывал товары, произведенные и введенные в гражданский оборот самим правообладателем спорного товарного знака.

Поскольку произошло исчерпание исключительного права, истцу было отказано во взыскании компенсации с ответчика (постановление Суда по интеллектуальным правам от 30 ноября 2018 г. № С01-946/2018 по делу № А03-19009/2017).

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Читайте также:  Обзор судебной практики Самарского областного суда

Исходя из данной статьи, нарушением исключительных прав правообладателя на товарный знак является такое использование, при котором возникает вероятность смешения. То есть необходимо доказать, что потребители могут спутать товары правообладателя и товары третьего лица. В противном случае взыскать компенсацию за использование товарного знака не получится.

Так, ООО «Манго Телеком» принадлежат товарные знаки по свидетельствам № 566451, № 467758, № 467759, № 235044, № 242054, включающие в себя словесные элементы «Манго Телеком», «MangoTelecom», «Mango Tele.com» и «Mango Office».

Под данными обозначениями осуществляет свою деятельность одна из крупнейших телекоммуникационных компаний Российской Федерации.

Ей стало известно, что другая компания, ООО «Джентельменские решения», в своей рекламе указывает на то, что ее сервис является аналогом сервиса «Манго телеком».

Результатом стал судебный иск с требованием о взыскании компенсации, однако в его удовлетворении суд отказал, ссылаясь на то, что в тексте рекламной ссылки имеется прямое указание на то, что сервис ответчика является аналогом сервиса истца, а не самим сервисом «Манго телеком», в связи с чем указанные сервисы нельзя перепутать (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2018 г. № 09 АП-27975/2018-ГК по делу № А40-81716/17).

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании ст.

10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (п.

62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Поскольку основной функцией товарных знаков является индивидуализация товаров, то суды признают злоупотреблением правом действия правообладателей по аккумулированию товарных знаков и их использованию исключительно с целью взыскания компенсации с других участников экономической деятельности.

Соответственно, в удовлетворении требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак такому правообладателю будет отказано (постановление Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2018 г. № С01-422/2018 по делу № А28-5685/2017).

Источник: «Гарант.ru»

Что делать, если вас опередили с регистрацией товарного знака

Если конкурент зарегистрировал ваш товарный знак (или сходный с ним) до вас и теперь пытается вытеснить ваш товар с рынка, вы можете добиться отмены регистрации его товарного знака. Это можно сделать несколькими способами.

  Чтобы товарный знак, который зарегистрировал конкурент, признали недействительным, можно подать в Роспатент возражение против предоставления ему правовой охраны (на основании статьи 1513.1 Гражданского кодекса). Мотивом для подачи возражения может стать, например, то, что конкурент ввел потребителей в заблуждение относительно производителя товара (статья 1483.3 ГК).

Добиться успеха в этом случае вполне возможно, особенно если у вас уже есть доказательства того, что потребителя ввели в заблуждение — например, если вам поступила жалоба по факту ненадлежащего качества товара, который при проверке оказался чужим. До того, как вы подадите такое возражение, его нужно тщательно продумать: после подачи его уже нельзя дополнять новыми мотивами оспаривания.

Если Роспатент не удовлетворит ваше возражение, оспорить его решение можно в суде по интеллектуальным правам. Федеральный закон «О защите конкуренции» запрещает приобретать и использовать исключительное право средства индивидуализации юридического лица, а также товаров, работ или услуг (статья 14.4).

Поэтому регистрацию торгового знака можно признать недобросовестной конкуренцией и обратиться в Роспатент уже на этом основании. Один способ сделать это — подать заявление в антимонопольный орган.

Антимонопольные органы наделены широкими полномочиями по истребованию доказательств, в частности, они могут по собственной инициативе запрашивать у третьих лиц сведения и пояснения, связанные с обстоятельствами дела, привлекать к участию в деле иных лиц, а также экспертов и переводчиков.

Это связано с тем, что антимонопольное законодательство защищает не интересы конкретного заявителя, а обеспечивает защиту конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков в публичных интересах. Есть мнение, что и нарушители более сговорчивы, предоставляя информацию по запросу ФАС России и его территориальных ведомств.

Однако антимонопольный орган может и отказать в возбуждении дела, например, если не увидит признаков нарушения антимонопольного законодательства. Обжаловать решение антимонопольного органа можно в суде по интеллектуальным правам в течение трех месяцев со дня его принятия.

В случае успеха антимонопольный орган выносит решение и предписание об устранении нарушения и штрафе (для юридических лиц — от 100 до 500 тыс. рублей). Вам же нужно будет подать в Роспатент уже формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку конкурента, приложив к нему решение антимонопольного органа.

Нового разбирательства, было ли нарушение правил о конкуренции, в Роспатенте уже не происходит: он сразу признает товарный знак недействительным. Вы также можете обратиться в Роспатент с решением суда по интеллектуальным правам, который признает регистрацию торгового знака недобросовестной конкуренцией.

Суд решает вопрос о наличии или отсутствии недобросовестности ответчика по отношении к истцу, а также о существовании между ними конкурентных отношений. В отличие от административного процесса, в суде стоит вопрос о защите прав конкретного истца, и именно он должен доказать нарушение его прав ответчиком.

Обычно мы рекомендуем обращаться в суд в случае, когда на руках достаточное количество доказательств нарушения. Суд оказывает некоторое содействие в доказывании по ходатайству сторон, но его полномочия по сравнению с полномочиями антимонопольного органа ограничены, и процесс носит состязательный характер.

То, что судебный процесс ограничен строгими рамками, можно одновременно рассматривать и как плюс этого способа: чем больше регламентации, тем больше предсказуемости. Решение, которое вынесет суд, можно обжаловать в кассационном порядке в президиум того же судебного органа в течение двух месяцев со дня его принятия.

В случае успеха, как и в способе втором, вы подаете в Роспатент формальное возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, приложив к нему решение суда.

Еще один вариант — это подать в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на основании того, что суд признает действия правообладателя по регистрации товарного знака злоупотреблением правом.

Правда, суд может вынести такое решение только при рассмотрении иного дела, например, если недобросовестный конкурент уже успел обратиться в суд с иском о нарушении прав на его товарный знак.

  • Зарегистрируйте ваш бренд в качестве товарного знака (предварительно проверив его на уникальность). В таком случае Роспатент будет отказывать конкурентам в регистрации сходных товарных знаков.
  • Регистрируйте товарный знак или промышленный образец не только в отношении обозначений, но и в отношении товара, его формы, этикетки, упаковки и отдельных отличительных элементов (например, цветовых решений). Для этого элементы должны быть оригинальны и не обусловлены лишь функциональным назначением.
  • Если сходство обозначений с товарным знаком, который хочет зарегистрировать конкурент, не очевидно, то можно разъяснить их Роспатенту, направив письмо-оппозицию. Это существенно снизит риск недобросовестной регистрации.
  • Если же регистрация все же состоялась — вы можете оспорить ее в Роспатенте не позднее пяти лет с даты регистрации товарного знака. Для обжалования решения Роспатента придется обратиться уже в суд по интеллектуальным правам.
  • Регулярно отслеживайте регистрацию сходных обозначений. Можно обратиться в Федеральный институт промышленной собственности либо воспользоваться одним из онлайн-сервисов, которые занимаются проверкой по базам данных, которые соответствуют реестрам Роспатента и Всемирной организации интеллектуальной собственности.
  • Если вы выявили на рынке продукты со сходным обозначением, нужно собрать доказательства: видео- и фотосъемку товаров и ценников, момента оплаты на кассе; сбор чеков, квитанций и других документов, сопоставление наименования фактического продавца с информацией в чеке. Если нарушение происходит онлайн, зафиксируйте содержание интернет-сайта с предложением товаров.

Возврат к списку

Для получения доступа к Обзорам судебной практики по налоговым спорам необходимо оформить подписку.

Год

30000 рублей + НДС

Подписаться Я уже подписчик

Необходимо авторизоваться чтобы получить доступ

Авторизоваться

По вопросам подписки обращайтесь, пожалуйста, к Маргарите Завязочниковой E-mail: m.zavyazochnikova@pgplaw.ru Nел. +7 (495) 767 00 07

Конституционный Суд РФ принял жалобу, подготовленную специалистами «Пепеляев Гру…

Константин Шарловский принял участие в Партнеринге «Лекарства России – к междисц…

Юристы «Пепеляев Групп» успешно защитили интересы пациентки в суде по делу, связ…

Александр Кузнецов – автор монографии «Реорганизация хозяйственных обществ: граж…

«Пепеляев Групп» усиливает судебную практику в сфере корпоративных споров

«Пепеляев Групп» усиливает свои позиции в области энергетики

Рекомендации от ФПА РФ: как обезопасить себя от действий мошенников, прикрывающи…

Прецедентный проект «Пепеляев Групп»: Верховный Суд впервые рассмотрел дело о во…

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *