Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

Если вы думаете, что товарный знак – это история про крупные бренды и корпорации, это не так. Один ИП тоже так считал. Он продавал цветы и не знал, что название его салона другой предприниматель оформил как товарный знак. А когда узнал, было уже поздно. На предпринимателя подали в суд, заставили заплатить полмиллиона рублей и отобрали право на название.

Товарный знак не нужен, когда открываешь киоск с вывеской «Шаурма» и не думаешь расширяться. Но когда в планах целая сеть, а вокруг одни конкуренты, без оригинального названия не обойтись. А ещё это хороший нематериальный актив, который можно продать или передать в пользование.

Что такое товарный знак

Товарный знак – это словесное или графическое обозначение, которое отличает товары и услуги одной компании от товаров и услуг других (ст. 1477 ГК РФ). Как визитка, только с юридическими гарантиями – повышает узнаваемость, выделяет среди конкурентов и охраняет продукцию от контрафакта.

Но чтобы защита сработала, товарный знак надо зарегистрировать в Роспатенте. Кто сделает это первым, станет его правообладателем (ст. 1484 ГК РФ). То есть сможет писать зарегистрированное обозначение на вывеске, печатать на упаковке или изображать на визитке. А конкурентам – запретит это делать.

Онлайн-сервис регистраций товарных знаков

Например, 1С – зарегистрированный товарный знак. Использовать его может только фирма «1С», которая является правообладателем.

Если кто-то другой без разрешения разместит это обозначение в своей рекламе, он нарушит исключительное право компании. Тогда правообладатель может подготовить иск и отсудить у нарушителя крупную сумму.

Обо всех возможных последствиях и правах владельца расскажем немного позже.

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

Чем товарный знак отличается от торговой марки и бренда

Обычно эти понятия используют как синонимы. В них много общего, но они не тождественны.

Товарный знак – это официальное понятие из закона. Обычно его употребляют юристы, бухгалтеры руководители. У товарного знака есть маркировка – значок ®️. Рисовать такой торговый знак без оформления в Роспатенте нельзя. Те, кто наносят маркировку на товары без регистрации, сильно рискуют. Можно попасть на штраф или даже на исправительные работы (ч. 2 ст. 180 УК РФ).

Торговая марка – это неофициальный синоним товарного знака. У торговой марки тоже есть маркировка – ™, сокращение с английского trademark. В России она никак не регулируется законом и не предоставляет никакой защиты.

Бренд – это более широкое и абстрактное понятие, которое обычно используют маркетологи. Оно включает целый комплекс нематериальных активов: разные товарные знаки, деловую репутацию, наработанные связи, ментальную оболочку продукта, лояльность потребителей и много чего другого. Об этом есть целый материал.

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

Как товарный знак защищает бизнес от конкурентов

Взыскание компенсации. Тот, кто придумает и оформит оригинальное название в Роспатенте, получает все права на него. Если конкуренты станут без разрешения изображать зарегистрированный или похожий товарный знак, предприниматель сможет подготовить и предъявить иск сразу на 5 млн рублей (ст. 1515 ГК РФ).

Компенсации в миллионах – редкость. Обычно суды присуждают правообладателям суммы в несколько сотен тысяч рублей. Например, один маникюрный салон заставили выплатить 600 тысяч рублей, и он обанкротился. А интернет-магазин по продаже джинсов пожалели и взыскали всего 100 тысяч рублей.

Но компенсация – это не единственное наказание. Для нарушителя есть целый набор санкций.

Уничтожение контрафакта. Все товары, этикетки, упаковки на которых есть обозначение чужого зарегистрированного товарного знака – контрафакт. Если попросить об этом суд, он заставит владельца их уничтожить. Даже если это вся продукция в магазине или на складе.

Удаление товарных знаков из материалов. Нарушителю запрещено использовать чужое зарегистрированное обозначение где бы то ни было. По решению суда его обяжут снять вывеску, удалить товарный знак из всех рекламных материалов и бланков документов. Например, если человек нарисовал ваш товарный знак на визитке, можно изъять и уничтожить все визитки.

Изъятие домена интернет-сайта. Монополия правообладателя действует и в интернете. Только владельцу товарного знака разрешено называть сайт своим именем. Например, сайт с доменом «saucony.

ru» может использовать только компания-владелец обозначения «SAUCONY». Если какой-то предприниматель напишет в доменном имени этот зарегистрированный товарный знак, сайт можно отобрать. SAUCONY Inc так и сделала.

А ещё взыскала с нарушителя 300 тысяч рублей.

Возмещение убытков. Это альтернатива компенсации. Её выгодно выбирать в двух случаях:

  • когда нарушитель незаконно разместил товарный знак на целой партии продукции – он должен заплатить двойную стоимость этой партии;
  • когда владелец продаёт дорогую франшизу – нарушитель должен заплатить двойную стоимость этой франшизы.

Применять обе формы защиты одновременно – и компенсацию, и возмещение, нельзя. Обычно юристы сначала считают, что выгоднее, а потом готовят иск.

Запрет контекстной рекламы в интернете

Пять важных поводов для любого бизнеса регистрировать товарный знак | Инструменты на РБК+

Десятки тысяч российских предпринимателей решают защитить свои торговые марки от копирования. Их число ежегодно растет. Эксперт РБК Новосибирск – о важности защиты прав для бизнеса

В России каждый год увеличивается количество заявок на регистрацию товарных знаков, в 2018 году их было подано почти 50 000, что на 5,4% больше, чем в предыдущем.

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение
Почему бизнес использует данный инструмент и в чем его польза, рассказывает эксперт редакции Ольга Батурина, руководитель департамента корпоративного права Umbrella group.

Кому и зачем нужен товарный знак?

Ваш бизнес начал приносить прибыль и имеет хорошие перспективы развития. Вы планируете работать не один год и хотите отстроиться от конкурентов. У вашей компании оригинальное название или логотип, — значит, рано или поздно вам придется подумать о регистрации товарного знака.

5 причин зарегистрировать товарный знак

1. Защита. Если ваш товарный знак уже зарегистрирован, вы можете быть абсолютно уверенными в двух вещах. Во-первых, никто не сможет подать на вас в суд за незаконное использование чужого товарного знака. Во-вторых, вы всегда сможете защититься, взыскать компенсацию за незаконное использование вашего товарного знака.

2. Активы. Товарный знак — это актив компании, который можно оценить и поставить на баланс организации. Правообладатель может продать товарный знак или использовать его в качестве залога.

Широко распространено использование лицензионного договора (как еще можно использовать лицензионный договор читайте в материале), когда правообладатель (индивидуальный предприниматель или организация) передает за вознаграждение право использовать товарный знак.

3. Маркетинг. Регистрация товарного знака позволяет использовать символ ® в его обозначении как предупреждение о правовой защите знака. Правообладатель может запретить конкурентам использование такого или схожего до степени смешения знака на товарах, а также предоставление услуг под таким знаком, использование его в рекламе, на сайтах, маркетинговой продукции.

4. Онлайн-площадки. Если вы — торговая компания и планируете работать с крупными онлайн-площадками, потребуется зарегистрированный товарный знак. Такие площадки как Wildberries и Lamoda предпочитают работать с брендами, имеющими товарный знак, или с компаниями, находящимися в процессе его получения.

5. Торговые центры. Такая же ситуация при работе с крупными торговыми моллами. Если компания использует фирменные вывески со своим логотипом, руководство центра может потребовать документы о регистрации торгового знака.

С чего начать регистрацию

Основная задача товарного знака — выделить товар или услугу на рынке. Он должен обладать так называемой различительной способностью, то есть быть легко узнаваемым для потребителя.

Наибольшей различительной способностью обладают оригинальные товарные знаки: это может быть выдуманное слово, сочетание букв и цифр.

Чем необычнее знак, тем выше вероятность его регистрации и надежнее правовая защита в будущем.

а) Разработка. Здесь есть ряд ограничений. Так, нельзя зарегистрировать в качестве товарного знака государственные символы или объекты культурного наследия, есть ограничения и с географическими указаниями.

Важно заранее удостовериться, доступно ли для регистрации соответствующее доменное имя.

б) Классы товаров и услуг. Перед подачей заявки нужно выбрать классы МКТУ (международной классификации товаров и услуг), на которые будет распространяться действие товарного знака. От количества выбранных классов будет зависеть и размер пошлины. Закон разрешает регистрацию похожих товарных знаков, если их действие распространяется на разные классы МКТУ.

в) Проверка. Теперь нужно изучить охраноспособность знака. Патентоведы проверяют, не зарегистрирован ли уже или не проходит ли регистрацию такой же или схожий до степени смешения знак в аналогичных классах МКТУ. Такая проверка, с одной стороны, снизит вероятность отказа в регистрации, с другой стороны, покажет, насколько ваш товарный знак оригинален.

г) Регистрация. Если товарный знак прошел все проверки, можно подавать заявку на регистрацию в ФИПС (Федеральный институт промышленной собственности), уплатив положенную законом госпошлину.

Заявка проходит два этапа проверки.

Первый этап — формальная экспертиза, в ходе которой проверяется правильность заполнения заявки и уплата госпошлины.

Второй этап — экспертиза по существу, то есть товарный знак проходит проверку на соответствие существующим требованиям. Также специалисты ведомства выясняют, не вступает ли регистрируемый знак в правовой конфликт с зарегистрированными (или поданными на регистрацию) товарными знаками в аналогичных классах МКТУ.

Если оснований для отказа нет, то товарный знак регистрируется и на него выдается свидетельство.

Процесс регистрации занимает в среднем от 8 до 10 месяцев, в ходе которого, возможно, придется отвечать на запросы эксперта. Предварительные отказы в регистрации в ходе процесса — нередкое явление.

Чаще отказы выносят по заявкам индивидуальных предпринимателей и ООО, которые самостоятельно подают заявки на регистрацию без учета тонкостей процесса.

Если отказ неправомерен, есть возможность оспорить его в Палате по патентным спорам и в суде.

Где и в течение какого времени действует товарный знак?

Товарный знак действует только на территории той страны, где был зарегистрирован. В нашей стране срок действия регистрации составляет 10 лет. По окончании этого периода регистрацию необходимо продлевать.

Каков размер госпошлины за регистрацию товарного знака?

Госпошлину за регистрацию знака платят в три этапа. При подаче заявки за ее регистрацию и формальную экспертизу документов предприниматель платит 3 500 (до 5 классов МКТУ) рублей + 1 000 руб. за каждый следующий класс. Экспертиза товарного знака обходится в 11 500 рублей.

Каждый дополнительный класс МКТУ стоит еще 2500 руб. За регистрацию товарного знака — 16 000 (до 5 классов МКТУ) рублей + 1000 за каждый следующий класс. Заключительная госпошлина за выдачу свидетельства — 2000 рублей.

Читайте также:  Полномочия федеральной инспекции труда по делам об административных правонарушениях

При этом в случае исправлений, которые запрашивает ФИПС, проводят повторную проверку, за которую также нужно платить госпошлину снова.

Как зарегистрировать товарный знак?

✔ Товарный знак можно зарегистрировать самостоятельно. Все необходимые формы и инструкции есть на сайте ФИПС. ✔ Обратиться в юридическую компанию или к патентному поверенному.

Как выбрать юридическую компанию (патентного поверенного)?

✔ Юридическая компания должна подтвердить опыт: товарные знаки, которые были уже зарегистрированы. ✔ Должен быть заключен договор, в котором обозначены этапы работы, сроки и стоимость услуг. Нужно уточнить, сколько проверок входит стоимость, включены ли в стоимость ответы эксперту и т.д.

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

+7 (383) 373 17 17 Новосибирск, ул.Максима Горького, 34 и пл.Труда, 1

taxlab.ru

Как сохранить право на товарный знак с помощью коммерческого обозначения?

Иногда товарный знак выгоднее использовать как коммерческое обозначение

  • Ольга Коломейцева
  • Юрист патентно-адвокатского бюро «Гардиум»
  • специально для ГАРАНТ.РУ

Статья 1483 Гражданского кодекса запрещает регистрировать в качестве товарного знака обозначение, которое тождественно или сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее и принадлежащим третьему лицу фирменным наименованием. Однако при подаче заявки специалисты Роспатента названное сходство не проверяют. Следовательно, уже после регистрации владелец фирменного наименования вправе оспорить такой товарный знак. Сохранить права на него поможет коммерческое обозначение, однако при доказывании возникает ряд нюансов.

Что такое коммерческое обозначение, и чем оно отличается от фирменного наименования и товарного знака?

Коммерческое обозначение используется в целях индивидуализации предприятия в целом и не включается в учредительные документы. В свою очередь, фирменное наименование – это зарегистрированное название организации, которое содержится в учредительных документах, а товарный знак – это обозначение, используемое для индивидуализации товаров и услуг, а не самой организации.

Поскольку коммерческое обозначение, в отличие от фирменного наименования и товарного знака, регистрации не подлежит, то факт наличия исключительного права на него может быть установлен только на основании документов, подтверждающих фактическое использование.

Как и почему коммерческое обозначение может помочь сохранить права на товарный знак?

Согласно п. 6 ст. 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации являются тождественными или сходными до степени смешения, преимущество имеет то из них, исключительное право на которое возникло ранее. Таким образом, если правообладатель докажет, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, оно будет иметь преимущество перед фирменным наименованием.

Основная задача правообладателя при доказывании наличия коммерческого обозначения – подтвердить его фактическое использование. Это можно сделать, предоставив ряд документов. Например:

  • договоры с контрагентами, содержащие указание на обозначение;
  • накладные, выписки, счета;
  • документы, подтверждающие производство продукции под обозначением;
  • договоры на рекламу (в том числе в Интернете);
  • заказы на изготовление рекламной продукции, содержащие указание на обозначение;
  • материалы об участии в выставках, благодарственные письма;
  • отзывы клиентов и контрагентов;
  • документы на сайт, содержащие указание на обозначение.

В 2017 году, рассматривая одно из дел, Палата по патентным спорам встала на сторону правообладателя товарного знака и сохранила его обозначение, благодаря наличию коммерческого обозначения (решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 11 апреля 2017 г. по заявке № 2015704305).

По мнению заявителя, данный товарный знак был сходен до степени смешения с его фирменным наименованием, что и послужило причиной оспаривания.

В процессе было установлено, что правообладатель товарного знака начал использовать обозначение «STARFOODS» для индивидуализации своей деятельности в 2011 году, а фирменное наименование заявителя было зарегистрировано только в 2013 году.

Таким образом, для того, чтобы сохранить свое право на товарный знак, предпринимателю необходимо было доказать, что использование спорного обозначения началось и стало известным на определенной территории ранее даты регистрации фирменного наименования оппонента.

В подтверждение своей позиции правообладатель предоставил договоры аренды, поставки, в которых фигурировало обозначение, договоры на создание и разработку логотипа, рекламные материалы, образцы товаров и другие материалы. В результате коллегия пришла к выводу о наличии оснований для оставления в силе правовой охраны товарного знака.

Какие сложности могут возникнуть при доказывании наличия права на коммерческое обозначение?

Определение момента возникновения права на коммерческое обозначение. Поскольку коммерческое обозначение не подлежит регистрации, на практике много споров возникает в отношении того, в какой момент возникло право на него.

Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 26 марта 2009 г. № 5/29 разъяснил, что право на коммерческое обозначение не возникает ранее момента начала фактического использования такого обозначения для индивидуализации предприятия.

Однако в действительности определить и зафиксировать, когда обозначение фактически начало использоваться, представляется проблемным вопросом.

Определение степени известности обозначения на определенной территории. В соответствии с позицией СИП, отраженной в решении Суда по интеллектуальным правам от 23 мая 2017 г.

по делу № СИП-81/2017, подтверждением известности обозначения могут служить обстоятельства длительного и (или) интенсивного использования обозначения на определенной территории, произведенные затраты на рекламу, значительные объемы реализации товаров и оказания услуг под этим обозначением, а также результаты опроса потребителей товаров по вопросу известности обозначения на определенной территории. В рассматриваемом деле истец обжаловал решение Роспатента, которым была прекращена правовая охрана для его товарного знака на основании ранее возникшего коммерческого обозначения у другого лица. Суд оценил отраженные в решении доводы Роспатента и пришел к выводу, что коммерческое обозначение у третьего лица не возникло, и восстановил правовую охрану для товарного знака. Кроме того, было установлено, что само по себе наличие двух магазинов по двум адресам, равно как и изготовление рекламных листовок и визиток в отсутствие доказательств их распространения среди потребителей, не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.

Важным обстоятельством является и то, что факт наличия коммерческого обозначения должен быть подтвержден при первичном оспаривании в Роспатенте. Если на этом этапе обстоятельства, связанные с наличием средства индивидуализации, не будут установлены, то правообладатель лишится права ссылаться на это в суде.

В качестве показательного примера можно привести решение Суда по интеллектуальным правам от 30 августа 2017 г. по делу № СИП-257/2017. ИП в 2016 году зарегистрировал товарный знак «ЛЕОЛ», который в последствии был оспорен ООО «ЛеОЛ» на основании сходства до степени смешения с фирменным наименованием.

При этом право на фирменное наименование возникло у организации в 2003 году. В суде предприниматель попытался вернуть правовую охрану своему товарному знаку, приводя в качестве аргумента факт наличия у него коммерческого обозначения, начиная с 1997 года.

СИП отметил, что Роспатентом при рассмотрении возражения не были установлены обстоятельства, связанные с наличием у ИП прав на коммерческое обозначение, а в компетенцию суда установление данных обстоятельств не входит.

***

Таким образом, для того, чтобы сохранить права на товарный знак в случае его оспаривания, можно воспользоваться приоритетом коммерческого обозначения.

Однако для этого необходимо доказать, что право на коммерческое обозначение возникло ранее, чем право на фирменное наименование.

Поскольку критерии для определения наличия права на коммерческое обозначение носят оценочный характер и не имеют законодательного урегулирования, подготовка доказательственной базы потребует скрупулезной работы профессионалов.

Для чего нужен товарный знак? | Преимущества регистрации товарного знака

Наши новые друзья, инжиниринговая компания «Шульгин и партнёры», рассказали о том, какие преимущества даёт регистрация товарного знака, как его зарегистрировать и сколько это стоит. Ребята занимаются патентными исследованиями, оценкой нематериальных активов, оформлением патентных прав, ну и, конечно, регистрацией товарных знаков.

Товарный знак, торговая марка, бренд — эти термины мы все слышим достаточно часто, но как на это смотрит закон? Понятие «товарный знак» закреплено в законодательстве РФ как обозначение, которое успешно прошло процедуру государственной регистрации и на которое получено соответствующее свидетельство.

«Торговая марка» в деловом обороте имеет похожий смысл, но в Гражданском Кодексе РФ ни разу не упоминается, поэтому с юридической точки зрения применять этот термин не совсем корректно.

Бренд — это логотип + репутация + узнаваемость + впечатления + ассоциации + …. Как он связан с товарным знаком? Мы называем товарный знак «юридической стороной бренда». Бренду нужна защита, ее как раз и обеспечивает товарный знак.

Может ли физ. лицо зарегистрировать свой товарный знак?

Товарный знак служит «для индивидуализации товаров, работ и услуг», реализацией которых могут заниматься юр.лица и индивидуальные предприниматели. Как известно, физ.

лицам без статуса ИП нельзя заниматься предпринимательской деятельностью (за это даже предусмотрена ответственность). Соответственно, и обладать правами на товарный знак могут только юр. лица или физ.

Читайте также:  Нельзя штрафовать? значит, нельзя и взыскать антиконкурентный доход!

лица со статусом индивидуального предпринимателя.

Какие преимущества имеет товарный знак перед незарегистрированным логотипом?

По статистике Роспатента каждый год на территории РФ подается более 60 000 заявок на товарные знаки, а всего товарных знаков на данный момент действует около 270 000. Мы выделяем 4 основные причины, почему проявляется такая активность:

  1. Защититься от конкурентов. Зарегистрированный в качестве товарного знака бренд предотвратит возможность выпуска контрафакта недобросовестными конкурентами, что в противном случае может привести к потере части рынка и репутации.
  2. Увеличить стоимость бизнеса. Товарный знак как актив можно поставить на баланс предприятия по его рыночной стоимости, что позволит значительно увеличить стоимость компании. Кроме этого, товарный знак можно внести в уставный капитал предприятия или оформить в качестве залога для получения кредита.
  3. Масштабировать бизнес по франшизе. Товарный знак является необходимым объектом при заключении договора франшизы (коммерческой концессии).
  4. Оптимизировать налогообложение. В рамках закона существуют алгоритмы при участии товарного знака, которые позволяют существенно оптимизировать налогообложение. Например, если у вас ИП на УСН и ООО на ОСНО, то вы можете заключить от ИП лицензионный договор. ООО будет перечислять ИП деньги за право использования товарного знака и тем самым увеличит свои расходы. А ИП уже будет платить 6% с полученного дохода вместо 20%, которые платило бы ООО. 

Как зарегистрировать товарный знак и какова цена вопроса?

Чтобы зарегистрировать товарный знак, необходимо пройти достаточно длинный и сложный процесс:

  1. Удостовериться, что у вашего обозначения есть такая юридическая возможность;
  2. Оплатить первую часть пошлин (минимум 14 200 рублей).
  3. Подготовить комплект заявочной документации и отправить его на рассмотрение в Роспатент (Москва);
  4. Пройти процедуру делопроизводства до получения положительного решения;
  5. Оплатить вторую часть пошлин (16 200 рублей) и получить свидетельство.

По срокам весь этот процесс займет около 14-18 месяцев, в течение которых потребуется оплатить минимум 30 400 рублей пошлин.

Кроме того, чтобы проверить, возможна ли регистрация, и подготовить документы для заявки, вы можете обратиться за помощью в одну из специализированных компаний. Стоимость услуг в таких фирмах составляет от 15 000 рублей.

Разумеется, все можно сделать самостоятельно (раскроем маленький секрет, заявка — это всего три типовых листа). Однако, главная ценность специалиста — именно в минимизации возможных рисков: при проверке можно пропустить одно из оснований для отказа (см. ст. 1483 ГК РФ), оплатить пошлины, а через год получить отказ. В таком случае вы потеряете более 14 тысяч рублей и кучу времени.

При составлении заявки очень просто допустить ошибку, а их исправление влечёт за собой дополнительные пошлины (до 4 900 рублей) и затягивание и без того длительного делопроизводства (вся переписка ведется по почте России, если у Вас нет ЭЦП).

Исходя из вышеперечисленного, на подготовку документов и регистрацию товарного знака мы бы рекомендовали заложить не менее 50 000 рублей.

Что еще важно знать о товарных знаках?

Срок регистрации. Товарный знак регистрируется на 10 лет. Далее необходимо продлевать его действие, причем продлевать можно неограниченное количество раз.

Территория действия прав. Товарный знак РФ действует только на территории РФ. С одной стороны, китайские производители смогут производить на своей территории товары с вашим логотипом. С другой стороны — они не смогут ввозить эти товары на территорию РФ.

Как расширить территорию охраны? На основании российской заявки можно подать международную заявку с указанием нужных вам стран, и в каждой из этих стран начнется своя процедура рассмотрения.

«Отлов» нарушителей. Если вам покажется, что права кто-то нарушает — инициатива по ликвидации этого нарушения должна исходить от вас, то есть гос. орган не будет самостоятельно отслеживать нарушения.

Важно понимать, что регистрация товарного знака автоматически не устраняет несправедливость в мире — регистрация товарного знака дает законные основания, чтобы побороться с ней.

И все-таки, нужно ли регистрировать?

В качестве заключения можем сказать следующее: товарный знак — это не «лекарство от всех болезней». Однако если вы развиваете собственный уникальный бренд, вам важна его репутация, и вы хотите сделать его узнаваемым, то о регистрации товарного знака явно стоит задуматься.

Некоторые наши клиенты задают вопрос: «Зачем регистрировать товарный знак, если мы не собираемся продавать лицензии и франшизы, какая в этом выгода?».

В данном случае прямой выгоды действительно нет, но есть компенсация рисков.

Посчитайте, сколько денег вы вкладываете в рекламу и продвижение бренда — все эти вложения будут застрахованы свидетельством о государственной регистрации товарного знака.

Приятным бонусом будет уверенность в том, что используя собственное обозначение, вы сами не окажетесь на месте нарушителя.

Статья актуальна на 27.05.2016

Как сэкономить при регистрации товарного знака — Лайфхакер

Товарный знак, он же торговая марка или бренд, — это слова или изображения, зарегистрированные в Роспатенте. В качестве товарных знаков регистрируют названия компаний и отдельных продуктов, слоганы и логотипы. Это необходимо для того, чтобы закрепить за собой единоличное право использовать марку в бизнесе. Зарегистрированный товарный знак действует 10 лет на территории всей страны.

Если кто-то без разрешения использует ваш товарный знак или слишком похожее обозначение, то он нарушитель — вне зависимости от того, знает он об этом или нет.

В такой ситуации можно взыскать с нарушителя компенсацию, заставить его изъять из оборота и уничтожить поддельные товары, убрать знак из всей рекламы и даже поменять название компании.

Кроме защиты бренда, товарный знак даёт право продавать франшизы, использовать маркировку ® и выставлять товары на витрины агрегаторов-гигантов вроде Wildberries или Lamoda.

  • Как зарегистрировать товарный знак

При всех преимуществах, которые даёт товарный знак, предприниматели нередко откладывают регистрацию на потом.

И возвращаются к этому вопросу, когда возникают проблемы: приходит претензия от правообладателя, торговый центр не разрешает повесить вывеску без свидетельства или покупатель франшизы отказывается от покупки незарегистрированного бренда.

Может оказаться так, что название, под которым предприниматель работает, уже давно зарегистрировано другой компанией. Тогда добросовестный предприниматель в одночасье становится нарушителем и получает повестку в суд, где становится ответчиком по делу о незаконном использовании чужого товарного знака.

За последние три года через меня прошло больше тысячи товарных знаков, и больше половины из них регистрировали начинающие предприниматели и небольшие компании. По моему опыту одна из главных причин бесконечных откладываний — стоимость регистрации.

В среднем она составляет примерно 50–70 тысяч рублей, из которых одна половина уходит на госпошлины, а другая — на оплату услуг профильного юриста. Предпринимателю кажется, что эти деньги лучше потратить на более «горящие» вопросы: закупку продукции, зарплату сотрудникам или арендную плату.

Но работа без товарного знака в итоге часто обходится гораздо дороже его регистрации.

Поэтому я бы посоветовал задуматься о регистрации знака, даже если вы небольшой стартап в гараже, а чтобы потянуть его стоимость, попробуйте сэкономить. Вот как это можно сделать.

1. Зарегистрировать название и логотип одной заявкой

Некоторые юристы предлагают регистрировать название и логотип отдельными заявками. Дело в том, что товарный знак — это нематериальный актив, его можно оценить и поставить на баланс компании. Два товарных знака сделают компанию дороже, чем один.

На деле капитализация интересует только относительно крупные компании. Начинающим предпринимателям и небольшим фирмам выгоднее зарегистрировать название и логотип вместе одной заявкой. Таким образом, можно не платить за регистрацию двух элементов и уместить всё в один комбинированный знак. Это поможет сэкономить 50–60 тысяч рублей.

Противники комбинированных знаков считают, что они хуже защищают правообладателя: если конкурент позаимствует только название, а логотип нарисует свой, то суд может не признать нарушения.

Но дело в том, что решение суда по конкретному делу зависит от целого ряда других обстоятельств и мнения судьи: какого‑то закона или чёткой судебной практики по этому вопросу нет.

Поэтому два знака хоть и лучше, чем один, но для молодой компании это излишняя предусмотрительность, цена которой будет выше ценности.

На мой взгляд, если юрист уговаривает зарегистрировать два знака, но вы не понимаете, зачем это нужно лично вам, то лучше сэкономить.

2. Зарегистрировать знак с одним вариантом написания

Если вы используете название на латинице и кириллице, юрист может предложить зарегистрировать отдельный товарный знак для каждого варианта написания. Как в ситуации с графикой и названием, по большому счёту это имеет смысл только перед выходом на биржу или для усиленной защиты бренда компании. Для небольшого бизнеса польза от такого действия будет сомнительной.

Дело в том, что Роспатент и суды сравнивают товарные знаки не только по написанию, но ещё и по звучанию и даже по смыслу.

Например, если вы зарегистрируете товарный знак «Цветок» для детских центров, то уже никто не сможет использовать для таких организаций название Cvetok или «Цвет’ok», потому что они звучат слишком похоже на ваше, пусть и пишутся по‑другому. Даже регистрация слова Flower будет под очень большим вопросом.

Соответственно, если кто‑то будет без регистрации использовать такие названия, то он будет нарушать ваши права. Через суд вы сможете взыскать с нарушителя компенсацию до 5 миллионов рублей.

На деле такую сумму целиком взыскивают редко, но 500–700 тысяч — обычная ситуация.

Например, в одном из дел салон «Маникюр в 4 руки» обязали выплатить 600 000 рублей правообладателю товарного знака 4hands: сходство между названиями нашли в переводе.

Читайте также:  О соотношении отказа от иска и отказа от заявления о включении требования в реестр

3. Подать заявку в электронном виде

Для регистрации товарного знака нужно заплатить пошлину за рассмотрение заявки, экспертизу и регистрацию знака. Размер пошлины зависит от того, на сколько видов деятельности действует товарный знак. Точную сумму можно рассчитать на калькуляторе ФИПС. Если заявка бумажная, в среднем все пошлины в сумме обойдутся примерно в 33–35 тысяч рублей.

На специальном калькуляторе можно посчитать размер трёх основных пошлин за регистрацию товарного знака.

Остальные, скорее всего, вам никогда не пригодятся

С 2017 года действует новое Положение о патентных пошлинах. Оно предусматривает льготу в 30% для тех, кто подаёт заявку в электронном виде.

Таким образом, пошлина в 35 тысяч снижается до 22–23 тысячи: экономия составляет 12–13 тысяч рублей.

Для того чтобы применить эту льготу, заявку на регистрацию товарного знака нужно подавать через программный модуль АРМ «Регистратор» в личном кабинете на сайте Роспатента с заверением электронно‑цифровой подписью. Как правило, доступ к этому сервису есть у профильных юристов по товарным знакам и патентных поверенных.

4. Получить рассрочку

Стоимость регистрации знака складывается из пошлины и услуг юриста. Всё это можно разделить на несколько платежей — получится своего рода рассрочка.

Пошлина состоит из трёх частей: за подачу заявки, проведение экспертизы и регистрацию знака. Если регистрировать товарный знак с применением льгот и только на один вид деятельности, то эти пошлины составят 2 450 рублей, 8 050 рублей и 11 200 рублей.

С максимальной рассрочкой оплата пошлины выглядит так: 2 450 рублей перед подачей заявки, 8 050 рублей через два месяца за проведение экспертизы и 11 200 рублей через полгода за регистрацию знака.

Такой схемой обычно пользуются начинающие предприниматели, которым нужно открыть точку в торговом центре или разместить товар в крупном интернет‑магазине.

Без приоритетной справки на товарный знак им не дают начать работу, но при этом они ещё не знают, взлетит дело или нет, поэтому хотят как можно сильнее растянуть платежи.

Юристы тоже могут пойти навстречу и разбить оплату на несколько частей. Обычно разбивают на две: первую половину при заключении договора, вторую — после подачи заявки и получения приоритетной справки.

5. Попросить о скидке

Больное место юристов по товарным знакам — клиенты, которые постоянно уходят «подумать». Причины называют разные: нет времени, директор в отпуске, бухгалтер в командировке. Даже если всё срастается, подписание договора затягивается на две‑три недели.

Если пообещать сегодня же подписать договор и заплатить в обмен на скидку, вполне можно выгадать 3–4 тысячи рублей. Юрист понимает, что за сэкономленное время он заработает больше.

6. Зарегистрировать самостоятельно

Теоретически предприниматель может зарегистрировать товарный знак сам. Для этого нужно:

На первый взгляд кажется, что это не сложнее, чем зарегистрировать ИП или ООО: техническая процедура, которую можно провести самому, если посидеть пару‑тройку вечеров в интернете.

На деле же в регистрации товарных знаков много субъективных понятий, которые можно научиться правильно трактовать только после соответствующего обучения и нескольких лет ежедневной работы со знаками.

В противном случае можно не сойтись во взглядах с Роспатентом и получить отказ в регистрации или ненароком нарушить чужие права на знак.

Много подводных камней кроется в деталях: в проверке товарного знака, сходстве между знаками, расчёте пошлин, подборе классов по Международной классификации товаров и услуг. Если ошибиться, то в регистрации вам откажут, пошлину не вернут, а заявка «сгорит». Это значит, что в это время такой знак сможет зарегистрировать другой предприниматель, если его юристы сделают всё правильно.

В общем, зарегистрировать товарный знак самостоятельно можно, но для этого сначала нужно самому стать юристом по товарным знакам. Если хотите сэкономить не в ущерб результату, я бы предложил использовать первые пять способов из этой статьи, можно все сразу:

  1. Зарегистрировать название и логотип одной заявкой.
  2. Зарегистрировать знак с одним вариантом написания.
  3. Подать заявку в электронном виде.
  4. Получить рассрочку.
  5. Попросить о скидке.

Используем чужие товарные знаки без лицензионных соглашений

Компания в рамках программы лояльности участвует в совместном проекте по продвижению бренда. При этом товарные знаки партнеры используют без лицензионных соглашений, ведь последние еще нужно регистрировать. Выясним, насколько безопасно предпринимать совместные маркетинговые усилия без лишних формальностей.

В ходе реализации программ лояльности у компаний часто возникает необходимость использовать товарные знаки и фирменные наименования друг друга. Это нужно для получения максимальной отдачи: привлечения новых клиентов и получения прибыли от участия в программе лояльности.

Перед компаниями — участницами совместных маркетинговых проектов часто возникает вопрос, каким образом корректно оформить возможность размещения товарных знаков партнера без использования лицензионных соглашений. Дело в том, что их регистрация в Роспатенте занимает длительное время и влечет дополнительные денежные траты.

При этом участники программ лояльности или других подобных совместных проектов не продают и не предоставляют для использования друг другу свои товарные знаки ни по франшизе (договор коммерческой концессии), ни иным способом.

Они стараются популяризировать совместную маркетинговую программу и повышать узнаваемость своих брендов в рамках общего проекта.

  • Ограничения в законе
  • Право на фирменное наименование.
  • Исключительное право юридического лица на фирменное наименование установлено статьей 1474 ГК РФ, оно может использоваться в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом.
  • Юридическое лицо, фирменное наименование которого внесено в ЕГРЮЛ, получает исключительное право на его использование. Реализуется такое право
  • ПОНЯТНО, ЧТО…
  • … по лицензионному договору (соглашению) правообладатель дает разрешение на использование товарного знака в объеме, предусмотренном договором, а другая сторона принимает на себя обязанность вносить правообладателю обусловленные договором платежи или осуществлять другие действия, преду­смотренные соглашением.

путем участия правообладателя в различных гражданско-правовых сделках, совершении иных юридических действий. Это означает, что только правообладатель может помещать свое фирменное наименование на документах, в рекламных проспектах и объявлениях, на товарах и упаковке, а также использовать его иными способами.

Право на товарный знак. Исключительное право на товарный знак, то есть на обозначение, индивидуализирующее товары, удостоверяется свидетельством (ст. 1477 ГК РФ).

Обладателем такого права может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ).

При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков (ст. 1481 ГК РФ).

Статья 1489 ГК РФ предусматривает, что обладатель исключительного права на товарный знак (лицензиар, правообладатель) по лицензионному договору предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право его использования в определенных договором пределах. Иначе говоря, с указанием или без указания территории, на которой допустимо использование товарного знака, применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности и прочее.

Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак правообладателя.

Имейте в виду: требования к качеству товаров устанавливает правообладатель. Поэтому он вправе контролировать соблюдение этого условия.

При этом по требованиям к лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Из приведенных норм ГК РФ прямо следует, что речь в Кодексе идет только о такой правовой конструкции лицензионного договора (соглашения), когда одна сторона за плату предоставляет другой стороне право использования товарного знака.

Способ продвижения товаров

Крупные компании заинтересованы в передаче лицензий на использование своих товарных знаков.

Внося в лицензионные договоры дополнительные условия (о передаче лицензиатам оборудования, технологии производства, научно-технических достижений и об установлении соответствующих ограничений), они превращают другие предприятия в своеобразные филиалы, которые пользуются их товарным знаком, реализуют их продукцию.

И берут за это дополнительные денежные суммы. Тем самым, компания-правообладатель расширяет возможности сбыта своей продукции, не вкладывая собственных средств в организацию розничной торговли. За счет этого быстрее осваиваются новые рынки.

Просто УЧТИТЕ

Договор об отчуждении, лицензионный договор, другие договоры о распоряжении исключительным правом на товарный знак должны быть заключены в письменной форме и подлежат госрегистрации (ст. 1490 ГК РФ).

Две сложности

Нужно ждать. Срок регистрации лицензионного договора (соглашения) на объект интеллектуальной собственности в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатенте) установлен законом и составляет два месяца с момента подачи заявления о регистрации (п. 9.8 , утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 321).

Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *